文/集佳知識產權代理有限公司 王玲

　　摘要：本文結合處理審查意見中的具體體會，對如何分析現有技術是否存在技術啟示以論述本發(fā)明創(chuàng)造性的審查意見答復提供一些可行的思路。本文從現有技術是否存在對應的技術問題、是否能夠結合、是否存在相反的技術教導、是否易于轉用等角度分析了如何判斷現有技術是否存在技術啟示，進而論證本發(fā)明是否是非顯而易見的。

　　關鍵詞：創(chuàng)造性 非顯而易見 技術啟示 技術問題

　　專利法第二十二條第一款規(guī)定了授予專利權的實質條件，即授予專利權的發(fā)明和實用新型應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。其中，專利法第二十二條第三款規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現有技術相比，發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步。

　　而在判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點時，要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現有技術是否顯而易見。在實踐中，審查員通常使用“三步法”來評述權利要求保護的發(fā)明相對于現有技術是否是顯而易見的。根據審查指南的相關規(guī)定，“三步法”通常包括以下三個步驟：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員是否顯而易見。申請人或代理人進行創(chuàng)造性答復時，往往也是用“三步法”的邏輯來論證本發(fā)明的非顯而易見性。而在使用“三步法”邏輯論證時，第三步的論證，即通過論述從本發(fā)明相對于最接近的現有技術具有的區(qū)別技術特征和本發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)來論述本發(fā)明是非顯而易見的，往往是答復的難點和重點。

　　下面將結合筆者在專利代理實踐中的一些心得和體會，提供幾種可能的答復思路，供同行探討、指正。

　?。ㄒ唬默F有技術不存在相應的技術問題出發(fā)，論述不存在技術啟示

　　審查指南規(guī)定，在判斷現有技術是否存在技術啟示時，應當要確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區(qū)別技術特征應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進最接近的現有技術并獲得要求保護的發(fā)明。

　　下面將通過一個案例分析，對審查員提供的對比文件所公開的技術方案不存在本發(fā)明要解決的技術問題的角度，來論述本領域技術人員在面對對比文件時，沒有動機對其進行改進而得到本發(fā)明的技術方案，現有技術不存在相應的技術啟示。

　　案例1：

　　原始權利要求：

　　“1、一種音頻切換方法，其特征在于，包括：

　　接收第一處理器發(fā)送的切換控制消息；

　　根據所述切換控制消息，將音頻輸入通道切換到與第二處理器相連的通道上，或者

　　將音頻輸入通道和控制信道切換到與第一處理器或第二處理器相連的通道上。”

　　審查員檢索的對比文件公開了一種音頻系統(tǒng)，其包括通信處理器和應用處理器，審查員認為對比文件1隱含公開了接收第一處理器發(fā)送的切換控制消息并執(zhí)行切換的過程的音頻切換方法，本發(fā)明權利要求1要求保護的技術方案與對比文件1公開的內容相比僅是文字表述的差別，本發(fā)明上述方案不具有創(chuàng)造性。

　　申請人認為，對比文件1并不存在本發(fā)明所要解決的技術問題，因而不存在技術啟示。在對比文件1中，當應用處理器AP需要播放音樂時，音樂可以直接通過數據鏈路器即AC鏈路直接從應用處理器傳遞到音頻解碼器7中。而為了聽取傳入的語音呼叫，來自通信處理器CP的音頻信號可以使用PCM總線6傳遞到音頻編碼器7中。由此可見，應用處理器音頻傳輸的通道使用AC鏈路7，通信處理器音頻傳輸的通道使用PCM總線6，二者是兩個獨立的通道，并對應不同的接口（AC鏈路接口和PCM接口），二者在正常的傳輸中，無需進行通道的切換。也就是說，在應用對比文件的方案時，不存在本發(fā)明所要解決的對通信處理器和應用處理器進行切換的問題。進一步的，由于對比文件1不存在上述技術問題，本領域技術人員在面對對比文件1時，沒有動機對其進行改進，進而得到本發(fā)明的技術方案。由此可見，現有技術并不存在相應的技術啟示，本發(fā)明是非顯而易見的，具有突出的實質性特點。

　?。ǘ牟淮嬖诮Y合的必要和可能的角度，論述現有技術不存在技術啟示

　　下面通過一個案例介紹如何通過分析現有技術不存在與區(qū)別技術特征結合的必要和可能來論述現有技術不存在技術啟示，本發(fā)明是非顯而易見的。

　　案例2：

　　原始權利要求：

　　“1、一種計費方法，其特征在于，包括：

　　接收上報的至少包含兩種業(yè)務量類型的業(yè)務量申請；

　　對每種業(yè)務量類型分別批價后選擇其中一個業(yè)務量類型進行授權。”

　　審查員檢索的對比文件公開了一種用于對分組數據網絡中的服務進行計費的方法，計費系統(tǒng)可產生一個包含可使用的服務以及計費方式在內的選擇列表，并將所述選擇列表傳輸到用戶終端設備上，用戶從服務列表中可以選擇一項服務，用戶所做的選擇將傳輸到計費系統(tǒng)上，由計費系統(tǒng)對其進行分析授權。審查員指出本發(fā)明與對比文件1的區(qū)別技術特征是，本發(fā)明接收的上報的至少包括兩種業(yè)務量類型的業(yè)務量申請，并選擇其中一個業(yè)務量申請進行授權，而對比文件1是由計費系統(tǒng)產生一個包含可使用的服務技術對應的兩種或多種計費方式在內的選擇列表，并將選擇列表傳輸到用戶設備上，由用戶設備選擇計費方式。審查員認為，對于所屬技術人員來說，當給一種服務分配了兩種或多種計費方式時，由用戶設備向計費系統(tǒng)上報至少包含兩種業(yè)務類型的業(yè)務量申請均是所屬領域技術人員容易想到和易于實現的，屬于所屬技術領域技術人員的常用技術手段，因此是顯而易見的。

　　申請人首先對權利要求進行了修改，明確了方法執(zhí)行的主體是計費系統(tǒng)。申請人堅持認為，對比文件1并不存在技術啟示，對比文件1沒有任何理由與所謂的區(qū)別技術特征結合以得到本發(fā)明權利要求1的技術方案。對比文件1中是由用戶終端從所述服務列表中選擇一項服務，之后，用戶所做的選擇通過服務選擇系統(tǒng)傳輸到計費系統(tǒng)上。按照審查員的意見，對比文件1中已明確選擇服務的主體是用戶終端。那么，已經由用戶終端對計費方式進行選擇得到一種計費方式后，對比文件1無法再結合任何已知手段而實現讓計費系統(tǒng)再去選擇一種業(yè)務量類型。因為計費系統(tǒng)根本沒有可選擇的內容，計費系統(tǒng)得到上報的內容僅僅是用戶選擇后的唯一一種業(yè)務量類型。對比文件1中已提供了用戶選擇計費方式和可使用服務的技術方案，本領域技術人員在面對對比文件1的技術方案時，不會產生任何理由和動機將其與“計費系統(tǒng)接收上報的至少包含兩種業(yè)務量類型的業(yè)務量申請；計費系統(tǒng)對每種業(yè)務量類型分別批價后選擇其中一個業(yè)務量類型進行授權”這樣的特征相結合。就對比文件1提供的技術方案來說，其沒有與區(qū)別特征相結合的必要。因此，對比文件1并不存在技術啟示，本發(fā)明的上述技術特征是非顯而易見的。

　?。ㄈ默F有技術具有相反的技術教導的角度，論述現有技術不存在技術啟示

　　下面通過一個案例介紹如何通過分析現有技術存在相反的技術教導的角度來論述現有技術不存在技術啟示，本發(fā)明是非顯而易見的。

　　案例3：

　　原始權利要求：

　　“1、一種應用于移動終端的記步方法，其特征在于，包括：

　　確定開始記步時，持續(xù)對移動終端的揚聲器音圈中的電流信號進行檢測，獲得記步的有效電流信號；

　　測量所述記步的有效電流信號中正弦波的數量，將正弦波的數量作為移動終端用戶行進的步數值。”

　　審查員檢索的對比文件公開了一種計步器，計步器包括磁鐵604、線圈7、LCD顯示屏2等，當人走路時，搖擺桿及磁鐵隨著身體的振動而上下擺動，磁鐵上下運動完成兩次切割磁力線的過程，從而在線圈兩端產生一個正弦波的電動勢，正弦波電動勢通過整形產生方波信號發(fā)送至MCU控制模塊的脈沖檢測口，經運算處理后顯示相應的步數。審查員認為，本發(fā)明相對于對比文件的區(qū)別技術特征是本發(fā)明使用移動終端的揚聲器執(zhí)行記步。在對比文件3中的磁鐵和線圈的啟示下，本領域技術人員很容易想到將對比文件3中的記步方法轉用于移動終端中。這種“轉用”屬于本領域的常用技術手段。

　　在審查員的評述中，審查員認為對比文件公開了具有磁鐵和線圈的計步器的特征，其可以與現有技術存在的揚聲器結合，從而獲得本發(fā)明中的使用移動終端中的揚聲器代替計步器進行記步的技術方案。申請人認為，對比文件并不能給出與現有技術結合，使用揚聲器來實現記步功能以解決本發(fā)明權利要求1所要解決的技術問題的技術啟示。理由在于，對比文件中計步器的工作原理與揚聲器作為現有技術的工作原理是完全相反的，現有技術中的揚聲器給出了相反的技術教導，本領域技術人員不容易想到通過揚聲器來替代計步器。具體的，對比文件中，計步器的工作原理為通過磁鐵在磁場中運動產生電動勢，通過產生的電動勢來記步。而根據本領域技術人員的公知常識，作為慣用技術手段的揚聲器的工作原理為：揚聲器中的音圈通電，從而音圈中流過電流，相應的，音圈就會產生磁場，該磁場與磁鋼的磁場產生相互作用力，該作用力使得音圈在磁鋼的磁場中隨電流振動，音圈的振動帶動揚聲器中振膜的振動，振膜的振動產生聲音。即揚聲器的工作原理則是在音圈中通電產生磁場，通過磁場作用力產生振動。由此可見，兩者的工作原理完全不同，甚至可以認為是相反的兩個過程。在工作原理完全不同的情況下，在現有技術的揚聲器給出相反的技術導向的情況下，本領域技術人員在解決移動終端實現記步功能這一問題時，并不容易想到通過揚聲器來替代計步器。基于以上分析，對比文件并不能給出使用本發(fā)明權利要求1區(qū)別技術特征解決權利要求1技術問題的技術啟示；而且，使用揚聲器替代計步器也并非公知常識或常用技術手段，本發(fā)明權利要求1的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點。

　?。ㄋ模╆P于“轉用發(fā)明”是否存在技術啟示

　　在實踐中，有時會遇到判斷“轉用發(fā)明”是否具有創(chuàng)造性的問題。下面以一個案例說明當審查員使用“轉用發(fā)明”來論述本發(fā)明的創(chuàng)造性時，如何進行答復的一些體會。

　　案例4：

　　原始權利要求:

　　“1、一種在數字硬盤錄像機上存儲圖片數據的方法，其特征在于，將硬盤分為至少一個分區(qū)，每個分區(qū)中包括一個索引文件和至少一個歸檔文件，所述方法包括：

　　獲取到圖片數據時，通過所述索引文件為圖片數據確定歸檔文件；

　　將加入歸檔頭結構信息的圖片數據及圖片數據的附加信息，分別依次寫入到所述歸檔文件中進行存儲，實時記錄并更新索引文件中歸檔文件及分區(qū)相關信息。”

　　審查員檢索了一篇對比文件（CN10419828A），公開了一種模擬磁帶串行模式的硬盤記錄及檢索方法，并具體公開了格式化磁盤并創(chuàng)建分區(qū)，按順序在各分區(qū)上預先創(chuàng)建索引文件和n個固定大小的數據軌道文件；索引文件記錄當前分區(qū)錄像數據的起始時間和結束時間/當前軌道文件寫指針位置、當前分區(qū)是否為起始分區(qū)、軌道文件中所有數據塊的索引信息，寫入數據塊的同時更新相關分區(qū)的索引文件信息。審查員認為，本發(fā)明權利要求與對比文件1的區(qū)別技術特征是：權利要求1是對錄像數據進行創(chuàng)建，而本發(fā)明權利要求是對圖片數據進行處理。

　　審查員認為，盡管對比文件與本發(fā)明存在區(qū)別特征，即對比文件1是對錄像數據進行創(chuàng)建，而本發(fā)明權利要求是圖片數據，而在信息存儲領域中，對音頻數據、視頻數據和圖片數據進行記錄再現屬于本領域的常用技術手段；將創(chuàng)建錄像數據的方法應用到存儲圖片數據中對本領域技術人員來說是容易想到的，是一種簡單的“轉用”。

　　申請人并不認可審查員的上述意見。申請人堅持認為，本發(fā)明與對比文件1雖然同屬于信息存儲領域，但本發(fā)明所應用的具體技術領域是圖片處理領域，而對比文件1應用的具體技術領域是錄像數據領域，兩個具體技術領域的處理對象并不相同，并不能夠簡單的轉用，對比文件1提供的方法并不能夠應用到圖片處理領域中，現有技術并不存在技術啟示。在本發(fā)明中，存儲的對象是圖片。而在對比文件1中，存儲的數據是音視頻數據。對比文件1具體的存儲方式為：錄像數據是串行寫入的，當前有m路音頻數據同時寫入時，為每一路任務分配一個同軌道數據文件中定義的數據塊大小相同的緩沖，并將接收到的音視頻數據寫入緩沖中，當緩沖數據滿或者緩沖中剩余空間不足時，將數據塊推入待寫入磁盤的等待隊列中，并按照先進先出的順序將數據塊串行寫入磁盤的數據文件中。這里，是將磁盤創(chuàng)建多個分區(qū)，在每個分區(qū)創(chuàng)建N個固定大小的數據軌道文件，每個數據文件中包含固定大小的數據塊，音視頻數據被分塊存儲在各個數據塊中。在對比文件1中，為每一個視頻數據分配一個數據塊進行存儲，數據塊的大小是固定的，具體為2MB或2MB的整數倍。這種方式對視頻數據是適用的，但不能適用于圖片數據。這是因為，圖片數據的大小是不一樣的，有的小至幾千字節(jié)，有的大至幾兆字節(jié)。如果應用對比文件1提供的方法存儲圖片數據，由于在軌道文件中為每一個數據分配固定大小的數據塊，那么如果圖片小于數據塊的大小，則浪費了存儲空間；如果圖片大于數據塊的大小，則面臨磁盤有空間卻無法保存的尷尬。這種方案并不能有效的利用存儲空間，也無法有效避免文件碎片產生的問題。由此可見，對比文件1與本發(fā)明的區(qū)別不僅在于存儲對象的不同，對比文件1中提供的創(chuàng)建錄像數據的方法無法應用到存儲圖片數據中進行使用。本領域技術人員在看到對比文件1時，沒有動機將對比文件1提供的技術方案應用到本發(fā)明中來解決本發(fā)明中避免產生文件碎片、有效利用存儲空間的問題。因此，本發(fā)明權利要求1相對于對比文件1是非顯而易見的，具有突出的實質性特點。

　　以上對實踐中創(chuàng)造性答復時如何論述現有技術不存在技術啟示的幾種可能的答復思路進行了介紹，其中難免存在不妥之處，還請同行斧正。