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試論外觀設計中設計要點和色彩的地位和作用
2010-06-04文/集佳知識產權代理有限公司 王艷江
【摘要】外觀設計的設計要點僅起到輔助確定外觀設計保護范圍的作用，其在相同相近似的判斷中并不能夠起到主導的作用，而是應當從屬于整體觀察綜合判斷的總原則之下。外觀設計中的色彩屬于外觀設計中的附加設計要素，會縮小外觀設計專利的保護范圍。對于外觀設計專利中不包含色彩，而被控侵權產品中包含色彩的情形，應當在相同相近似的比對過程中忽略被控侵權產品中的色彩要素，進行相對意義上的整體觀察和綜合判斷。
【關鍵詞】設計要點、色彩、整體觀察、綜合判斷
根據新專利法[1]第27條的規定，“申請外觀設計專利的，應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件”，也就是說簡要說明成為了外觀設計專利申請的必備文件。根據專利法實施細則[2]第28條的規定，外觀設計的簡要說明應當寫明外觀設計的名稱、用途，外觀設計的設計要點，并指定一副最能表明設計要點的圖片或照片。省略視圖或者請求保護色彩的，應當在簡要說明中寫明。對于外觀設計的名稱和用途，其作用主要用于確定外觀設計產品的類別；而最能表明設計要點的圖片或照片是用于出版專利公報。但是對于本次專利法修改新要求的設計要點這一項，海內外申請人非常關注其如何撰寫，以及其在無效程序和侵權訴訟中的地位和作用，以便采取有利于其自身的申請策略。另外，對于外觀設計簡要說明中請求保護色彩的聲明，專利理論和實務界一直對其作用和地位頗有爭論，請求保護色彩對專利權的保護范圍有怎樣的影響？本文擬對這些問題進行探討。
一、設計要點的地位和作用
對于設計要點的撰寫，最新公布的根據新專利法適應性修改的2010年版審查指南[3]作出了明確的規定：設計要點是指與現有技術相區別的產品的形狀、圖案及其結合，或者色彩與形狀、圖案的結合，或者部位。對設計要點的描述應當簡明扼要。根據上述規定，申請人可以指明其設計要點在于產品的設計三要素：形狀、圖案、色彩或其任意結合，或者是指明其設計要點在于產品的某一部位，例如前部等。但是需要注意的是由于單一色彩并不構成外觀設計，因此設計要點也不可以是外觀設計中的單一的色彩。
至于如此寫明的設計要點有何作用，新專利法第59條第二款規定了其在確定保護范圍中的作用，即外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或照片所表示的該產品的外觀設計。在新的實施細則中并沒有任何有關設計要點在無效和侵權訴訟程序中的進一步規定，在2010年版審查指南[3]中僅在判定外觀設計相同和實質上相同需要考慮的因素時提到，“應當注意的是，外觀設計簡要說明中設計要點所指設計并不必然對外觀設計整體視覺效果具有顯著影響，不必然導致涉案專利與現有設計相比具有明顯區別。例如，對于汽車的外觀設計，簡要說明中指出其設計要點在于汽車底面，但汽車底面的設計對汽車的整體視覺效果并不具有顯著影響”。上述規定僅僅是側面地規定了設計要點在什么情況下不起作用，但是并沒有正面地規定設計要點如何起作用。因此設計要點的在無效和侵權訴訟中的具體作用仍然迷霧重重。
值得注意的是，最高院曾試圖就設計要點在侵權判定中的作用問題有所作為，在其2009年發布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（征求意見稿）》[6]中的第十二條規定，“被訴侵權設計不包含授權外觀設計的設計要點的，應當認為被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上不會造成相關公眾混淆。前款所稱設計要點，是指授權外觀設計相對于現有設計能夠對相關公眾產生顯著視覺影響的設計特征。人民法院可以參考外觀設計的簡要說明認定設計要點”。也就是說，無論被訴侵權設計與專利設計通過整體觀察、綜合判斷得出的結論是多么相似，只要其不包括專利設計的設計要點，就不能認定為侵權。這就賦予外觀設計的設計要點相當高的重要性，在侵權判定中具有舉足輕重的地位。使得設計要點在一定程度上凌駕于“整體觀察、綜合判斷”這一最基本的判斷原則之上。很明顯，如果法官所依賴的設計要點是專利設計相對于現有設計的真正的設計要點，并且該設計要點并不位于例如上文提到的汽車底部等不被消費者注意的部位，同時該設計要點并不是局部細微的設計變化，這樣的規定對于明確和簡化判定原則是有一定積極意義的。但是在實際操作層面上，可以想見，專利權人在申請階段提交的設計要點僅僅是專利權人在申請時基于自身對現有設計的了解提出的，具有一定的局限性，并不一定是真正的設計要點。而此時，根據上述規定法官負有確定真正設計要點的義務。而實際上法官在不進行充分檢索的情況下是無法確定真正的設計要點的。因此上述規定首先很難進行操作。另一方面，從理論層面上，上述規定使人不由得聯想到2001年版和2004版中有關外觀設計相同相近似判斷中有關“要部判斷”的規定。其中，“要部判斷”被規定為與“整體觀察、綜合判斷”并列的判斷方式。并規定“如果被比外觀設計的要部的外觀與在先設計的相應部位的外觀不相近似，則被比外觀設計與在先設計不相近似”，從而試圖簡化外觀設計相同相近似的判定。然而在實踐中由于采用“要部判斷”與“整體觀察、綜合判斷”兩種不同的判斷方法往往會得出截然相反的結論，因此在何時適用“要部判斷”，何時適用“整體觀察、綜合判斷”的問題上，專利復審委員會與法院產生了很多分歧，同時在社會上造成了認識上的混亂[5]。因此在2006年版的審查指南中，去掉了“要部判斷”的判斷方法，將“整體觀察、綜合判斷”設定為唯一的判斷原則，該原則在隨后的幾年中經受住了實踐的檢驗。考慮到這段歷史，目前的設計要點同樣不應有與“整體觀察、綜合判斷”同樣的地位，甚至凌駕于其上，而應從屬于其下，否則同樣會帶來實踐中的混亂。令人欣慰的是，2009年12月底正式公布的司法解釋定稿中，已將上述規定刪除。
實際上，探尋此次修改專利法中要求提交設計要點的初衷，根據專利局條法司的官方解釋[4]，設計要點如同產品的用途一樣，是為了更準確地確定外觀設計的保護范圍。例如對于用照片來表示的外觀設計來說，由于其中往往反映了產品外觀的諸多細節，通過指定設計要點，就可以在與侵權產品進行對比時忽略一些不屬于設計要點的細節。因此，外觀設計的設計要點僅僅是表明了這些設計特征或部位相比于其他設計特征更重要，在相同相近似的比對過程中，即使這些設計特征屬于局部細微的特征，也不應當被忽略。而對于沒有被指定為設計要點的特征，如果其屬于局部的、細微的和功能性的特征，則可選擇予以忽略，從而在一定程度上可明確地擴大外觀設計專利權的保護范圍。顯然，這并不意味者設計要點的不同必然導致外觀設計的不相近似，還需經過整體觀察綜合判斷，只有這種不同對外觀設計的整體視覺效果產生顯著影響的情況下，才能判定為不相近似。而如果該設計要點處于例如汽車的底面等不常見的部位，或者是非常微小的設計差異，該設計要點的不同不會對整體的視覺效果產生顯著的影響，因此不能導致不相近似的結論。
綜上，外觀設計的設計要點僅僅起到了標示該特征不能被忽略的作用，其在相同相近似的判斷中并不能夠起到主導的作用，而是應當從屬于整體觀察綜合判斷之下。這也是細則和指南中未從正面描述設計要點的作用的原因。 進一步地，基于上述分析，申請人在提交簡要說明中的設計要點時，可以不必有太多的顧慮，只要基于實際情況說明即可。但是也要避免撰寫諸如“本外觀設計的設計要點在于整個外觀設計”，因為這樣實際上是自己排除了在后續侵權訴訟中忽略部分設計特征的可能，限縮了專利權的保護范圍。
二、色彩的地位和作用
毫無疑問，簡要說明中的“本外觀設計包括色彩”的聲明不會擴大專利權的保護范圍，但是對于其是否一定會縮小專利權的保護范圍，還是會使得專利權的保護范圍發生偏移，理論和實務界一直存在著爭議。一種觀點認為，外觀設計的三要素：形狀、圖案和色彩相當于發明專利中權利要求的三個技術特征，特征越多，保護范圍越小，因此要求保護色彩會縮小專利權的保護范圍。另一種觀點認為，基于外觀設計無效和侵權判定中普遍采用的“整體觀察、綜合判斷”的原則，不能將形狀、圖案和色彩三要素割裂開來，而應當將其組合作為一個整體來對針對視覺效果進行判斷，因此，不包含色彩的外觀設計不一定覆蓋更大的保護范圍，包含色彩的外觀設計的保護范圍上實際上是自不包含色彩的外觀設計的保護范圍朝向某一方向的偏移，二者有一定重疊。
讓我們首先看一下色彩在無效程序中的作用。在2006年版和2010年版的審查指南中均規定，對于被比設計僅以部分要素限定其保護范圍的情況下，其余要素與在先設計比較時不予考慮。這就是說，一方面，如果被比設計包括色彩的要素，但是并沒有聲明保護色彩，則在與在先設計比較時不予考慮；另一方面例如對于被比設計僅包含形狀要素的情況下，無論在先設計是否具有圖案、色彩，只要二者形狀相同或相近似，則二者外觀設計相同或相近似。從這里我們可以看出，采用的方法是將色彩從被比設計或在先設計中剝離出來，然后進行對比的。這對于專利權人和公眾來講，都是公平的。這是因為，在在先設計已經公開了某種形狀設計的情況下，采用了該形狀設計的被比設計是不應該因為它不包括在先設計的其他圖案和色彩要素而獲得專利權的。反過來，如果在先設計僅僅包括形狀要素，被比設計通過創造性的勞動在其上增加了圖案或色彩，使其具有完全不同的視覺效果，理應獲得專利權（可以理解為從屬專利）。在采用上述指南的規定進行判斷時，由于被比設計包括全部三個設計要素，其肯定不會與僅包括形狀的在先設計相同或相近似，因此可以得出同樣的結論。這就是說，在無效程序中，色彩是可以與其他設計要素剝離出來的，有關色彩的規定是正確和適當的，完全滿足實踐的需要。
問題出在了侵權判定程序中。由于最高院在2001年版的司法解釋中并沒有明確外觀設計侵權判定的原則，法院一般會參考審查指南中外觀設計專利無效程序中進行近似性判斷的標準及原則，將其適用于外觀設計專利的侵權比對過程中。這對于外觀設計專利的行政確權程序就與專利侵權判定的司法程序在標準和原則上的統一是有積極意義的。但由于審查指南中的比對客體是“被比設計”與“在先設計”，而在專利侵權訴訟中的比對客體是“被控侵權設計”和“專利設計”，因此它們之間的對應關系成為實踐中爭論的焦點[10]。因為將“被控侵權設計”作為“被比設計”往往會得出與將“專利設計”作為被比設計截然不同的結論。例如，專利設計為僅包括形狀要素的圓珠筆，被控侵權設計包括形狀、圖案和色彩全部的設計要素。如果將專利設計作為“被比設計”，在相同相近似判斷中就不應當考慮圖案和色彩的設計要素，很顯然會得出相近似的結論并進而認定侵權成立。但是，如果將被控侵權設計作為“被比設計”，在相同相近似判斷中就應當考慮圖案和色彩的設計要素，很顯然會得出不相近似進而認定侵權不成立的結論[7] [8]。
讓我們試圖從法理上來尋求問題的答案。讓我們設想這樣一種情形，一個僅包含形狀設計特征的專利是經過設計人多次試驗形成的符合人體工程學的躺椅，其完全符合人體的曲線，同時簡潔優美，具有很高的專利價值。涉嫌侵權者通過在該形狀的基礎上增加一些圖案和色彩而形成新的產品設計。以“整體觀察、綜合判斷”對二者進行對比，顯然會得出二者不相近似的結論，消費者也不致將二者混同和誤認。但是僅僅以此為由判定侵權不成立似乎不合專利法的立法本意。因此專利權人實際上無法保護其形狀設計，一方面任何人均可通過添加不同的圖案和色彩而加以利用，另一方面專利權人也無法窮盡地申請該形狀與所有圖案色彩組合的外觀設計。因此這對于專利權人是不公平的。雖然被控侵權設計實際上也包含了相當的創新設計，但是該創新設計是建立在專利設計的基礎上的，應當被認定為侵犯了在先專利的專利權。這類似與發明專利中的從屬專利的概念。雖然專利法在外觀設計中并沒有直接規定從屬外觀設計的概念，但這并不能作為該原則不能在外觀設計侵權判定中適用的理由。因為只有能夠很好地平衡專利權人與公眾利益的原則與實踐，才真正符合專利法的規定。
很遺憾的是，最高院在歷經將近九年時間之后于2009年底新發布的專利侵權判定司法解釋中，并沒有提及外觀設計專利侵權判定的具體操作原則，即沒有規定外觀設計三要素必須作為一個整體進行“整體觀察、綜合判斷”，還是可以參照指南的規定，結合被比外觀專利的實際情況將三者有條件地和剝離并忽略，更沒有規定侵權判定中的比對客體與無效程序中的比對客戶之間如何對應。因此實踐中的爭議將繼續存在。實際上，司法解釋中確立的“整體觀察、綜合判斷”作為相同相近似判定的一項最基本的原則應予肯定和堅持，但是在實踐中不應理解為不分情況的絕對的整體觀察和綜合判斷，而應當是首先確定了被比客體的內容、對被比客體適當定位，然后必要時剝離例如圖案和色彩等附加設計要素之后，才進行的“整體觀察、綜合判斷”，是一種相對意義上的“整體觀察、綜合判斷”。
綜上，筆者認為外觀設計中的色彩屬于外觀設計中的附加設計特征，會縮小外觀設計的保護范圍。建議司法部門盡快在司法解釋中明確色彩在外觀設計侵權判定中的具體處理原則，以及外觀設計侵權判定中其它的具體比對原則，以利專利權人和公眾對于外觀設計的保護范圍有合理、明確的預期。
【參考文獻】：
1、《中華人民共和國專利法》，2008年12月27日發布；
2、《中華人民共和國專利法實施細則》，2010年1月9日發布；
3、《2010年版審查指南》，2010年1月第一版；
4、《專利法第三次修改導讀》，2009年3月第一版；
5、要部判斷對外觀設計專利侵權判定的影響，知識產權報，作者 岳利浩；
6、最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（征求意見稿）；
7、最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋，2009年12月28日最高法院發布；
8、中華人民共和國北京市第二中級人民法院民事判決書，（2006）二中民初字第5893號；
9、中華人民共和國北京市高級人民法院民事判決書，（2006）高民終字第1435號；
10、北京集佳律師事務所梁勇律師在（2006）高民終字第1435號案中的代理詞。
【摘要】外觀設計的設計要點僅起到輔助確定外觀設計保護范圍的作用，其在相同相近似的判斷中并不能夠起到主導的作用，而是應當從屬于整體觀察綜合判斷的總原則之下。外觀設計中的色彩屬于外觀設計中的附加設計要素，會縮小外觀設計專利的保護范圍。對于外觀設計專利中不包含色彩，而被控侵權產品中包含色彩的情形，應當在相同相近似的比對過程中忽略被控侵權產品中的色彩要素，進行相對意義上的整體觀察和綜合判斷。
【關鍵詞】設計要點、色彩、整體觀察、綜合判斷
根據新專利法[1]第27條的規定，“申請外觀設計專利的，應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件”，也就是說簡要說明成為了外觀設計專利申請的必備文件。根據專利法實施細則[2]第28條的規定，外觀設計的簡要說明應當寫明外觀設計的名稱、用途，外觀設計的設計要點，并指定一副最能表明設計要點的圖片或照片。省略視圖或者請求保護色彩的，應當在簡要說明中寫明。對于外觀設計的名稱和用途，其作用主要用于確定外觀設計產品的類別；而最能表明設計要點的圖片或照片是用于出版專利公報。但是對于本次專利法修改新要求的設計要點這一項，海內外申請人非常關注其如何撰寫，以及其在無效程序和侵權訴訟中的地位和作用，以便采取有利于其自身的申請策略。另外，對于外觀設計簡要說明中請求保護色彩的聲明，專利理論和實務界一直對其作用和地位頗有爭論，請求保護色彩對專利權的保護范圍有怎樣的影響？本文擬對這些問題進行探討。
一、設計要點的地位和作用
對于設計要點的撰寫，最新公布的根據新專利法適應性修改的2010年版審查指南[3]作出了明確的規定：設計要點是指與現有技術相區別的產品的形狀、圖案及其結合，或者色彩與形狀、圖案的結合，或者部位。對設計要點的描述應當簡明扼要。根據上述規定，申請人可以指明其設計要點在于產品的設計三要素：形狀、圖案、色彩或其任意結合，或者是指明其設計要點在于產品的某一部位，例如前部等。但是需要注意的是由于單一色彩并不構成外觀設計，因此設計要點也不可以是外觀設計中的單一的色彩。
至于如此寫明的設計要點有何作用，新專利法第59條第二款規定了其在確定保護范圍中的作用，即外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或照片所表示的該產品的外觀設計。在新的實施細則中并沒有任何有關設計要點在無效和侵權訴訟程序中的進一步規定，在2010年版審查指南[3]中僅在判定外觀設計相同和實質上相同需要考慮的因素時提到，“應當注意的是，外觀設計簡要說明中設計要點所指設計并不必然對外觀設計整體視覺效果具有顯著影響，不必然導致涉案專利與現有設計相比具有明顯區別。例如，對于汽車的外觀設計，簡要說明中指出其設計要點在于汽車底面，但汽車底面的設計對汽車的整體視覺效果并不具有顯著影響”。上述規定僅僅是側面地規定了設計要點在什么情況下不起作用，但是并沒有正面地規定設計要點如何起作用。因此設計要點的在無效和侵權訴訟中的具體作用仍然迷霧重重。
值得注意的是，最高院曾試圖就設計要點在侵權判定中的作用問題有所作為，在其2009年發布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（征求意見稿）》[6]中的第十二條規定，“被訴侵權設計不包含授權外觀設計的設計要點的，應當認為被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上不會造成相關公眾混淆。前款所稱設計要點，是指授權外觀設計相對于現有設計能夠對相關公眾產生顯著視覺影響的設計特征。人民法院可以參考外觀設計的簡要說明認定設計要點”。也就是說，無論被訴侵權設計與專利設計通過整體觀察、綜合判斷得出的結論是多么相似，只要其不包括專利設計的設計要點，就不能認定為侵權。這就賦予外觀設計的設計要點相當高的重要性，在侵權判定中具有舉足輕重的地位。使得設計要點在一定程度上凌駕于“整體觀察、綜合判斷”這一最基本的判斷原則之上。很明顯，如果法官所依賴的設計要點是專利設計相對于現有設計的真正的設計要點，并且該設計要點并不位于例如上文提到的汽車底部等不被消費者注意的部位，同時該設計要點并不是局部細微的設計變化，這樣的規定對于明確和簡化判定原則是有一定積極意義的。但是在實際操作層面上，可以想見，專利權人在申請階段提交的設計要點僅僅是專利權人在申請時基于自身對現有設計的了解提出的，具有一定的局限性，并不一定是真正的設計要點。而此時，根據上述規定法官負有確定真正設計要點的義務。而實際上法官在不進行充分檢索的情況下是無法確定真正的設計要點的。因此上述規定首先很難進行操作。另一方面，從理論層面上，上述規定使人不由得聯想到2001年版和2004版中有關外觀設計相同相近似判斷中有關“要部判斷”的規定。其中，“要部判斷”被規定為與“整體觀察、綜合判斷”并列的判斷方式。并規定“如果被比外觀設計的要部的外觀與在先設計的相應部位的外觀不相近似，則被比外觀設計與在先設計不相近似”，從而試圖簡化外觀設計相同相近似的判定。然而在實踐中由于采用“要部判斷”與“整體觀察、綜合判斷”兩種不同的判斷方法往往會得出截然相反的結論，因此在何時適用“要部判斷”，何時適用“整體觀察、綜合判斷”的問題上，專利復審委員會與法院產生了很多分歧，同時在社會上造成了認識上的混亂[5]。因此在2006年版的審查指南中，去掉了“要部判斷”的判斷方法，將“整體觀察、綜合判斷”設定為唯一的判斷原則，該原則在隨后的幾年中經受住了實踐的檢驗。考慮到這段歷史，目前的設計要點同樣不應有與“整體觀察、綜合判斷”同樣的地位，甚至凌駕于其上，而應從屬于其下，否則同樣會帶來實踐中的混亂。令人欣慰的是，2009年12月底正式公布的司法解釋定稿中，已將上述規定刪除。
實際上，探尋此次修改專利法中要求提交設計要點的初衷，根據專利局條法司的官方解釋[4]，設計要點如同產品的用途一樣，是為了更準確地確定外觀設計的保護范圍。例如對于用照片來表示的外觀設計來說，由于其中往往反映了產品外觀的諸多細節，通過指定設計要點，就可以在與侵權產品進行對比時忽略一些不屬于設計要點的細節。因此，外觀設計的設計要點僅僅是表明了這些設計特征或部位相比于其他設計特征更重要，在相同相近似的比對過程中，即使這些設計特征屬于局部細微的特征，也不應當被忽略。而對于沒有被指定為設計要點的特征，如果其屬于局部的、細微的和功能性的特征，則可選擇予以忽略，從而在一定程度上可明確地擴大外觀設計專利權的保護范圍。顯然，這并不意味者設計要點的不同必然導致外觀設計的不相近似，還需經過整體觀察綜合判斷，只有這種不同對外觀設計的整體視覺效果產生顯著影響的情況下，才能判定為不相近似。而如果該設計要點處于例如汽車的底面等不常見的部位，或者是非常微小的設計差異，該設計要點的不同不會對整體的視覺效果產生顯著的影響，因此不能導致不相近似的結論。
綜上，外觀設計的設計要點僅僅起到了標示該特征不能被忽略的作用，其在相同相近似的判斷中并不能夠起到主導的作用，而是應當從屬于整體觀察綜合判斷之下。這也是細則和指南中未從正面描述設計要點的作用的原因。 進一步地，基于上述分析，申請人在提交簡要說明中的設計要點時，可以不必有太多的顧慮，只要基于實際情況說明即可。但是也要避免撰寫諸如“本外觀設計的設計要點在于整個外觀設計”，因為這樣實際上是自己排除了在后續侵權訴訟中忽略部分設計特征的可能，限縮了專利權的保護范圍。
二、色彩的地位和作用
毫無疑問，簡要說明中的“本外觀設計包括色彩”的聲明不會擴大專利權的保護范圍，但是對于其是否一定會縮小專利權的保護范圍，還是會使得專利權的保護范圍發生偏移，理論和實務界一直存在著爭議。一種觀點認為，外觀設計的三要素：形狀、圖案和色彩相當于發明專利中權利要求的三個技術特征，特征越多，保護范圍越小，因此要求保護色彩會縮小專利權的保護范圍。另一種觀點認為，基于外觀設計無效和侵權判定中普遍采用的“整體觀察、綜合判斷”的原則，不能將形狀、圖案和色彩三要素割裂開來，而應當將其組合作為一個整體來對針對視覺效果進行判斷，因此，不包含色彩的外觀設計不一定覆蓋更大的保護范圍，包含色彩的外觀設計的保護范圍上實際上是自不包含色彩的外觀設計的保護范圍朝向某一方向的偏移，二者有一定重疊。
讓我們首先看一下色彩在無效程序中的作用。在2006年版和2010年版的審查指南中均規定，對于被比設計僅以部分要素限定其保護范圍的情況下，其余要素與在先設計比較時不予考慮。這就是說，一方面，如果被比設計包括色彩的要素，但是并沒有聲明保護色彩，則在與在先設計比較時不予考慮；另一方面例如對于被比設計僅包含形狀要素的情況下，無論在先設計是否具有圖案、色彩，只要二者形狀相同或相近似，則二者外觀設計相同或相近似。從這里我們可以看出，采用的方法是將色彩從被比設計或在先設計中剝離出來，然后進行對比的。這對于專利權人和公眾來講，都是公平的。這是因為，在在先設計已經公開了某種形狀設計的情況下，采用了該形狀設計的被比設計是不應該因為它不包括在先設計的其他圖案和色彩要素而獲得專利權的。反過來，如果在先設計僅僅包括形狀要素，被比設計通過創造性的勞動在其上增加了圖案或色彩，使其具有完全不同的視覺效果，理應獲得專利權（可以理解為從屬專利）。在采用上述指南的規定進行判斷時，由于被比設計包括全部三個設計要素，其肯定不會與僅包括形狀的在先設計相同或相近似，因此可以得出同樣的結論。這就是說，在無效程序中，色彩是可以與其他設計要素剝離出來的，有關色彩的規定是正確和適當的，完全滿足實踐的需要。
問題出在了侵權判定程序中。由于最高院在2001年版的司法解釋中并沒有明確外觀設計侵權判定的原則，法院一般會參考審查指南中外觀設計專利無效程序中進行近似性判斷的標準及原則，將其適用于外觀設計專利的侵權比對過程中。這對于外觀設計專利的行政確權程序就與專利侵權判定的司法程序在標準和原則上的統一是有積極意義的。但由于審查指南中的比對客體是“被比設計”與“在先設計”，而在專利侵權訴訟中的比對客體是“被控侵權設計”和“專利設計”，因此它們之間的對應關系成為實踐中爭論的焦點[10]。因為將“被控侵權設計”作為“被比設計”往往會得出與將“專利設計”作為被比設計截然不同的結論。例如，專利設計為僅包括形狀要素的圓珠筆，被控侵權設計包括形狀、圖案和色彩全部的設計要素。如果將專利設計作為“被比設計”，在相同相近似判斷中就不應當考慮圖案和色彩的設計要素，很顯然會得出相近似的結論并進而認定侵權成立。但是，如果將被控侵權設計作為“被比設計”，在相同相近似判斷中就應當考慮圖案和色彩的設計要素，很顯然會得出不相近似進而認定侵權不成立的結論[7] [8]。
讓我們試圖從法理上來尋求問題的答案。讓我們設想這樣一種情形，一個僅包含形狀設計特征的專利是經過設計人多次試驗形成的符合人體工程學的躺椅，其完全符合人體的曲線，同時簡潔優美，具有很高的專利價值。涉嫌侵權者通過在該形狀的基礎上增加一些圖案和色彩而形成新的產品設計。以“整體觀察、綜合判斷”對二者進行對比，顯然會得出二者不相近似的結論，消費者也不致將二者混同和誤認。但是僅僅以此為由判定侵權不成立似乎不合專利法的立法本意。因此專利權人實際上無法保護其形狀設計，一方面任何人均可通過添加不同的圖案和色彩而加以利用，另一方面專利權人也無法窮盡地申請該形狀與所有圖案色彩組合的外觀設計。因此這對于專利權人是不公平的。雖然被控侵權設計實際上也包含了相當的創新設計，但是該創新設計是建立在專利設計的基礎上的，應當被認定為侵犯了在先專利的專利權。這類似與發明專利中的從屬專利的概念。雖然專利法在外觀設計中并沒有直接規定從屬外觀設計的概念，但這并不能作為該原則不能在外觀設計侵權判定中適用的理由。因為只有能夠很好地平衡專利權人與公眾利益的原則與實踐，才真正符合專利法的規定。
很遺憾的是，最高院在歷經將近九年時間之后于2009年底新發布的專利侵權判定司法解釋中，并沒有提及外觀設計專利侵權判定的具體操作原則，即沒有規定外觀設計三要素必須作為一個整體進行“整體觀察、綜合判斷”，還是可以參照指南的規定，結合被比外觀專利的實際情況將三者有條件地和剝離并忽略，更沒有規定侵權判定中的比對客體與無效程序中的比對客戶之間如何對應。因此實踐中的爭議將繼續存在。實際上，司法解釋中確立的“整體觀察、綜合判斷”作為相同相近似判定的一項最基本的原則應予肯定和堅持，但是在實踐中不應理解為不分情況的絕對的整體觀察和綜合判斷，而應當是首先確定了被比客體的內容、對被比客體適當定位，然后必要時剝離例如圖案和色彩等附加設計要素之后，才進行的“整體觀察、綜合判斷”，是一種相對意義上的“整體觀察、綜合判斷”。
綜上，筆者認為外觀設計中的色彩屬于外觀設計中的附加設計特征，會縮小外觀設計的保護范圍。建議司法部門盡快在司法解釋中明確色彩在外觀設計侵權判定中的具體處理原則，以及外觀設計侵權判定中其它的具體比對原則，以利專利權人和公眾對于外觀設計的保護范圍有合理、明確的預期。
【參考文獻】：
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6、最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（征求意見稿）；
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9、中華人民共和國北京市高級人民法院民事判決書，（2006）高民終字第1435號；
10、北京集佳律師事務所梁勇律師在（2006）高民終字第1435號案中的代理詞。
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