分案申請中的若干問題探析

2008-09-03

文/北京集佳知識產權代理有限公司王艷江

　　在一件專利申請未結案之前，申請人可以基于該專利申請提出一件或多件分案申請。在目前的專利實踐中，申請人可以根據審查員不具有單一性的審查意見提出分案申請，也可以主動提出分案申請。那么申請人在什么情況下需要主動提出分案申請，主動提出分案申請有什么好處？本文擬圍繞這兩個問題對分案申請中的若干問題進行探討。

　　根據專利法實施細則第四十二條的規定，一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以提出分案申請。分案申請不得改變原申請的類別。

　　根據審查指南的規定，申請人可以在收到專利局對原申請發出的授權通知書之日起的兩個月期限屆滿之前的任何時間提出分案申請，需要注意的是，即使申請人在兩個月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續，仍可根據上述規定在辦登之后、兩個月期限屆滿之前提出分案申請。對于審查期間視撤的申請，需要在辦理恢復權利手續之后才能提出分案申請。對于被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請。復審及后續的行政訴訟期間，申請人也可提出分案申請。

　　在最近的一次審查指南的修改中，對提出分案申請的時機進行了限制。申請人不再能夠基于一件分案申請主動提出另外一件分案申請，即分案申請不可再有分案申請。一件原始申請的所有分案申請只能基于該原始的申請提出，即再次主動提出分案申請的遞交時間必須滿足原始申請未結案的條件。但是如果審查員在審查意見中指出分案申請仍有不符合單一性的缺陷，則申請人可以按照審查意見再次基于分案申請提出分案，而不受上述規定限制。

　　對于分案申請的內容，根據專利法實施細則四十三條的規定，分案申請不得超出原始公開的范圍。審查指南規定，分案申請與原申請的權利要求書應當分別要求保護不同的發明。

　　如上文所述，分案申請一般有兩種情況。一種情況是審查員在審查意見通知書中指出了各權利要求之間不具有單一性，申請人為了保護從原申請中刪除的技術方案而被動提出分案申請。另一種情況是在原申請未結案之前，申請人主動提出的分案申請。對于被動提出的分案申請，申請人只需將原申請中不具有單一性的權利要求放入分案申請中即可，這種分案申請是常規意義上的分案申請，由于分案申請的權利要求書已經存在于原申請中，因此這種分案申請一般不會有超范圍的問題。對于申請人主動提出的分案申請，往往需要為分案申請撰寫新的權利要求書，這樣就可能會造成分案申請超范圍。因此如何撰寫分案申請的權利要求書值得探討。另外，申請人通過主動提出分案申請往往可以為申請人帶來其他方面的好處，因此如何巧妙利用分案申請為申請人爭取最大的利益也是代理人需要思考的。

　　利用主動分案申請可以要求保護未寫入權利要求書中的發明。原說明書中公開了若干項發明，但是在原申請的權利要求書中由于種種原因僅要求保護了其中的幾項發明。在這種情況下可以依據原始公開在說明書中的發明撰寫新的權利要求書并提出分案申請。這是主動分案申請的一個最主要的動因。例如，原申請中公開了一種打印引擎和一種用于該打印引擎的電機裝置，但是在原申請權利要求部分僅要求保護打印引擎。這時申請人可以在原申請結案之前基于用于打印引擎的電機裝置提出分案申請。在這種情況下，由于電機裝置的權利要求并未出現在原申請的權利要求部分，申請人需要為分案申請撰寫電機裝置的新的權利要求書。在撰寫過程中，要按照實施細則第四十三條的規定，不能超出原始公開的范圍。根據筆者遇到的一些案例，目前審查員對分案申請是否超范圍持有相當嚴格的審查基準，新的權利要求書不能是說明書概括出的技術方案，也就是說，即使權利要求書中每個技術特征在說明書中都能夠得到支持，但是如果其整體技術方案并沒有在說明書的一個實施例中公開，或者其整體技術方案中沒有包含該實施例中所有相關的特征，也會被認定為分案申請超范圍。為了應當盡量避免這種被動情形，申請人在撰寫申請文件的階段一定要將所有的發明都寫入權利要求書中，即使他們明顯不具有單一性，只要在原申請權利要求中出現過的技術方案，一般情況下不會有分案超范圍的問題。另外，即使不想將其寫入原申請的權利要求書，如果有日后分案的打算，也要在撰寫申請文件的時候埋下伏筆。具體地說，至少要在發明內容部分公開所有發明的技術方案，并且在具體實施方式部分與其呼應。否則在后續的分案申請權利要求撰寫中，申請人就不得不將具體實施方式中與該項發明相關的所有特征都加入權利要求中，造成保護范圍非常小的不利后果。

　　利用主動提交分案申請可以擴大原申請的專利保護范圍。例如一件專利申請要求保護一種一種壓燃式發動機，在原始申請中，權利要求1包括如下技術特征：“其設置成通過使用甲烷基氣體和點火引發劑的混合物而運行”。在答復審查意見通知書階段，申請人想要將其中的“甲烷基氣體”修改為上位的“燃料氣體”。盡管說明書中已經公開了使用燃料氣體的壓燃式發動機的技術方案，修改沒有超出原始公開的范圍。但是根據審查指南的規定，由于這種修改改變了獨立權利要求的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍，因此盡管修改內容符合專利法第三十三條的規定，由于不利于節約審查程序，審查員肯定不會接受。在這種情況下，如果申請人認為使用“燃料氣體”的技術方案非常重要，可以基于此上位的技術方案提出分案申請，由于分案申請的技術方案沒有超出原始公開的范圍，同時滿足分案申請與原申請要求保護不同的發明的條件，因此可以順利得獲得授權。

　　利用主動提交分案申請可以盡快獲得授權。例如在一件包括10項權利要求的專利申請中，審查員在一通中認為獨立權利要求1～3沒有新穎性和創造性，而其他權利要求具有專利性。這時申請人在答復一通時可以放棄權利要求1～3，而保留審查員未拒絕的權利要求4～10，從而獲得盡快授權。對于放棄的獨立權利要求1～3，申請人可以另外提出分案申請，在分案申請中爭辯其具有專利性的詳細理由。這樣申請人一方面可以盡快獲得權利，以保護其產品，另一方面可以爭取盡可能大的保護范圍。根據新修改的審查指南，對于不同的發明創造的定義為權利要求書具有不完全相同的保護范圍。顯然，原申請與分案申請的權利要求的技術特征不完全相同，保護范圍不同，因此滿足不相同的發明創造的條件，符合分案申請的要求并可以在授權后兩個專利可以同時存在。

　　另外，由于審查指南中對分案申請的內容的要求僅為不超出原申請公開的范圍。理論上申請人可以將原申請原封不動地作為一件分案申請再次提交。盡管指南中規定分案申請與原申請應當分別要求保護不同的發明，但是專利法和細則中并沒有明確的條款禁止這種做法。因此客觀上申請人可以達到專利申請被重新審查一遍的效果，以期達到不同的審查結果。但是很顯然這種做法并不符合分案申請的立法本意，目前專利局已經注意到這種情況的存在，相信在以后的指南修改過程中會有明確的規定。

　　對于外觀設計專利申請來說，如果原申請僅包含一項外觀設計，申請人想通過提交分案申請的方式再次提交審查的話，專利局會依據細則第四十二條駁回分案申請的。因為分案申請的前提條件是一件申請包括兩項以上發明、實用新型或外觀設計。對于外觀設計，由于沒有權利要求書，通過圖片很容易判定包含幾項外觀設計，因此只能在包含多項外觀設計（多套圖片）的情況下提出分案申請。相反，對于發明和實用新型來說，由于判斷存在幾項發明需要對權利要求進行分析，另外權利要求中未寫明但在原說明書中已經公開的發明也可以提出分案申請，因此對于是否符合包括多項發明的條件，申請人有較大的爭辯空間。

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