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淺議注冊商標在指定商品上實際使用判定的模糊性
2007-04-30文/北京集佳知識產權代理有限公司 陽威
我國關于注冊商標實際使用的專門規定，可見于商標法實施條例第三條：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。”該條規定是目前我國商標行政法規關于商標使用所作出的解釋。該條解釋目前也是我國商標行政法律實踐和司法實踐中對商標使用判定的權威依據。例如對于依據商標法實施條例所設立的另一個制度－注冊商標不使用撤消制度，國家商標局在審理被撤消商標是否屬于三年不使用撤消的情形時，也是依據被申請撤消的商標是否能提供“使用”的證據來確定的，為此，國家商標局送達給被撤消商標所有人的“關于提供使用證據的通知”時，還特別對商標的使用和商標使用的證據作出了詳細的列明，對實施條例第三條進一步進行細化。依照上述規定和文件，只要能認定注冊商標實際使用在指定商品上，判定商標的使用似乎就不再是個法律難題，而僅是對證據進行詳細核實和區分的事實問題，筆者從下列案件來看，似乎情況并不如此：
美國大眾營養投資公司（以下簡稱GNC公司）是美國一家專門從事非醫用營養品的生產和銷售的公司，在全世界范圍內擁有超過6000家的連鎖店面，“GNC”，“GENERAL NUTRITION CENTER”以及“GNC LIVE WELL”是其產品的主要品牌，但是當進入中國之后不久，GNC公司即發現，“GNC”商標已經被他人搶先注冊，該“GNC”商標注冊號為：1129187，指定使用的商品為30類的“非醫用營養魚油”，于1997年11月21日獲準注冊，原注冊人為北京富樂經濟開發公司（以下簡稱“福樂公司”），后轉讓至江蘇省物資集團經貿發展有限公司。GNC公司遂通過其在新加坡的子公司健康第一公司對該商標提出不使用撤消申請，國家商標局因其未在規定期限內提交該商標1998年10月24日至2001年10月23日期間使用證據而將其撤消，商標受讓人江蘇省物資集團經貿發展有限公司（以下簡稱“物資集團公司”）不服中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局的撤消決定，向商標評審委員會提出復審申請，提交以下有效證據證明第1129187號“GNC”商標使用在了指定使用的商品上：
證據1為涉案商標的《商標使用許可合同》、《商標轉讓補充協議》及商標使用費收據，其證明了富樂公司許可物資集團公司使用并支付使用費以及轉讓涉案商標的事實。
證據4為《廣告品制作合同》及發票，證明1999年6月28日、8月12日及9月28日，物資集團公司與江蘇省嘉和廣告有限公司分別就“GNC宣傳單頁”（100000張）、“GNC包裝盒”（10000只）及“GNC牌手拎袋”（5000個）的廣告宣傳品設計及制作事宜簽訂了三份《廣告品制作合同》，并于8月13日及10月15日，分兩次付清相關費用。
證據6為物資集團公司與江寧縣陶吳勞動服務站于1999年5月11日就生產“GNC”牌純天然蜂蜜簽訂的《購貨合同》。
商標評審委員會經過審理認定：物資集團公司委托他人生產“GNC”蜂蜜產品及制作“GNC”商標宣傳品的事實，可以證明物資集團公司已將“GNC”商標用于蜂蜜商品的生產及廣告宣傳等商業活動中，結合物資集團公司受北京富樂經濟開發公司（簡稱富樂公司）許可獨占使用涉案商標并最終受讓獲得涉案商標專用權的事實，可以認定物資集團公司對涉案商標存在真實的使用意圖。從商標法第四十四條的立法本意以及物資集團公司對涉案商標實際商業使用的事實和真實的使用意圖看，涉案商標應不屬于該條規定所指的連續三年停止使用應予撤銷的情形。
依據上述結論，商標評審委員會維持該商標繼續有效。
健康第一有限公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，要求法院撤消商標評審委的判決，第三人物資集團公司除了堅持認為其提交的證據足以證明其注冊商標構成商標法所稱的使用外，還在庭審中辯稱：非醫用營養魚油的生產需要行政部門的審批，第三人一直無法獲得審批，故只能在蜂蜜上使用，第三人未在指定商品上使用涉案商標具有正當理由。
一審法院作出結論如下：
從查明的事實來看，富樂公司在注冊涉案商標后，許可第三人使用涉案商標，第三人也支付了相應的使用費，在1999年雙方又簽訂了轉讓合同，將涉案商標轉讓給第三人。第三人在受讓涉案商標后，委托他人制作“GNC宣傳單”、“GNC包裝盒”、“GNC手拎袋”等宣傳品，對涉案商標進行了廣告宣傳。綜合考慮上述行為，結合非醫用營養魚油需要進行行政審批的事實以及立法目的，可以認定商標注冊人對涉案商標具有真實的使用意圖并進行了相應的使用行為。因此被告在第1352號決定中認定涉案商標不屬于連續三年停止使用應予撤銷的情形的結論正確，本院予以支持。
健康第一有限公司不服一審法院判決，上訴至北京市高級人民法院，在提交的同樣的證據的基礎上，北京市高級人民法院對第1129187號“GNC”商標是否具備商標法規定的三年不使用撤消的情形終審認定如下：
依據1993年修正的商標法第三十條及其實施條例第二十九條的規定，注冊商標連續三年停止使用且無正當理由的，由商標局撤銷該注冊商標。商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他業務活動中。商標只有通過使用才能在市場競爭中發揮其功能，促進商品經濟的發展，其使用應當是在商業活動中使用。經對本案涉案商標在1998年10月24日至2001年10月23日使用情況及其相關證據進行綜合分析后，應認定涉案商標屬于連續三年停止使用應予撤銷的情形。具體理由分析如下：首先，本案富樂公司在注冊涉案商標后，許可物資集團公司使用涉案商標，在1999年雙方又簽訂了轉讓合同，將涉案商標轉讓給物資集團公司，由于這些行為僅是許可人或轉讓人與被許可人或受讓人之間的行為，不具有面向消費者昭示商標的標識功能，因此商標權人對涉案商標的許可他人使用以及其后的轉讓行為均不屬于商標的使用。其二，物資集團公司在受讓涉案商標后，委托他人制作了“GNC宣傳單”、“GNC包裝盒”、“GNC手拎袋”等宣傳品。但是，由于印制有“GNC”標識的包裝盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂產品上的使用，并非在涉案商標核定商品非醫用營養魚油商品上的使用，因此不屬于商標法意義上的使用。此外，物資集團公司還主張其在廣告上非特定商品的廣告宣傳應屬于商標的使用，但是，由于物資集團公司只提供了其與廣告公司簽訂的廣告制作合同，并未提交相關證據證明該合同已實際履行，故物資集團公司主張其對涉案商標進行了廣告宣傳缺乏充分的事實依據。第三，非醫用營養魚油的生產需要進行行政審批，但物資集團公司并未提交其進行相關行政審批的證據，故亦不能表明物資集團公司有正當的理由不能使用涉案商標，且該理由在涉案商標復審時并未提出。綜上所述，應認定商標權人無正當理由三年停止使用涉案商標。一審法院關于商標權人具有真實的使用意圖并進行了相應的使用行為的認定與事實不符，本院應予糾正。商標評審委員會在決定中認定涉案商標不屬于連續三年停止使用應予撤銷的情形的結論錯誤，本院不予支持。
依據上述結論，二審法院最終撤銷一審法院的判決，判令國家商標評審委員會重新做出撤銷第1129187號商標的決定。
此案僅就涉案商標是否實際使用于指定商品上這個問題，歷經國家商標局、國家商標評審委員會，一審法院、二審法院反復認定，最終以該商標被撤銷而告終，然而其背后所反映出的是我國商標行政管理部門和司法部門對于注冊商標實際使用的判定標準的不同理解，導致該案涉案商標是否實際使用于指定商品上被反復認定。而實際上，認定注冊商標在指定商品上的實際使用，應當是個法律問題，而不是事實問題。
作為我國商標行政管理部門，國家商標局依據我國商標法的規定，對于無正當理由連續未使用超過三年的注冊商標，可依職權撤銷之，這就是我國商標法三年不使用撤銷制度的基礎，由于此程序簡便易行，對申請人資格也無限制，因此，提起三年不使用撤銷申請成為了商標法上用來撤銷有利害沖突商標的最好方式，并為許多企業所采用。但在實踐中，國家商標局實際上對于注冊商標是否具備三年不使用撤銷情形的審查，特別是對于申請人撤銷對方全部指定商品上的注冊商標的請求，實際上是采用從寬的標準，并不要求注冊商標必須完全使用在具體的指定商品上，只要被撤銷商標所有人提交的使用證據能證明被撤銷商標在部分指定商品的使用，即推斷注冊商標仍在使用，而不宜被撤銷。在判定注冊商標是否應當具備三年不使用撤銷的情形方面，國家商標評審委員會基本和國家商標局一致，即推定注冊商標在類似商品上的使用視為其在指定商品上的使用，甚至有時會采取真實意圖的判斷方法，即使被撤銷商標的所有人所提交的證據未能完全證明其注冊商標在類似商品上的使用，也仍然認為商標注冊人具有真實的“使用意圖”，因此會決定仍對被撤銷商標予以維持。
對上述商標行政管理部門在三年不使用撤銷案件審理中所持的商標在指定商品上實際使用的判定標準，筆者實不敢茍同，固然商標注冊人獲得注冊商標實屬不易，撤銷注冊商標確須慎重，但是也不能對商標實際使用的判定做擴大化理解，我國商標法第五十一條規定，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。按照其字面意思理解，即商標注冊人僅對其注冊的商標使用在核定使用的商品上享有專用權。該條并無規定注冊商標的實際使用在與指定商品屬于類似的商品的，即可以推定屬于在指定商品上的使用，更無規定只要具有真實的“使用意圖”即可被視為不具備三年不使用撤銷的情形，國家商標局和國家商標評審委員會，作為商標行政管理部門，只能在商標法和商標法實施條例的規定的范圍內制訂詳細的實施細則，而不宜超出其職權范圍，對相關規定做擴大解釋。
在這起案件中，一審法院與二審法院也出現了兩個截然不同的觀點，一審法院完全采納了商評委的觀點，通過“使用意圖”認定涉案商標不適用三年不使用撤銷的情形。而二審法院顯然并沒有持與商標行政管理部門相同的觀點，但在判定注冊商標是否存在實際使用時，法院在判決中也未就注冊商標的實際使用給出具體的判定標準，由于本案涉案商標的指定商品只有一個就是非醫用營養魚油，物資集團公司所提供的證據卻只能證明其在蜂蜜產品上的使用，二審法院因此判定物資集團提供的證據不能證明涉案商標構成“商標法意義上的使用”。而何謂“商標法意義上的使用”，法院顯然采用模糊的詞語回避了注冊商標的實際使用的判定這個問題。
由于注冊商標實際使用的判定是注冊商標是否適用三年不使用撤銷的重要前提，也是商標侵權判定的重要考慮因素，而目前我國商標行政部門和司法部門卻對此均存在模糊認識，這顯然不符合我國知識產權發展的需要。筆者認為，應當盡快對注冊商標的實際使用做出明確的法律界定，這樣既方便商標行政管理和司法實踐，對于商標所有人使用商標也具有了預測和導向性的作用。
我國關于注冊商標實際使用的專門規定，可見于商標法實施條例第三條：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。”該條規定是目前我國商標行政法規關于商標使用所作出的解釋。該條解釋目前也是我國商標行政法律實踐和司法實踐中對商標使用判定的權威依據。例如對于依據商標法實施條例所設立的另一個制度－注冊商標不使用撤消制度，國家商標局在審理被撤消商標是否屬于三年不使用撤消的情形時，也是依據被申請撤消的商標是否能提供“使用”的證據來確定的，為此，國家商標局送達給被撤消商標所有人的“關于提供使用證據的通知”時，還特別對商標的使用和商標使用的證據作出了詳細的列明，對實施條例第三條進一步進行細化。依照上述規定和文件，只要能認定注冊商標實際使用在指定商品上，判定商標的使用似乎就不再是個法律難題，而僅是對證據進行詳細核實和區分的事實問題，筆者從下列案件來看，似乎情況并不如此：
美國大眾營養投資公司（以下簡稱GNC公司）是美國一家專門從事非醫用營養品的生產和銷售的公司，在全世界范圍內擁有超過6000家的連鎖店面，“GNC”，“GENERAL NUTRITION CENTER”以及“GNC LIVE WELL”是其產品的主要品牌，但是當進入中國之后不久，GNC公司即發現，“GNC”商標已經被他人搶先注冊，該“GNC”商標注冊號為：1129187，指定使用的商品為30類的“非醫用營養魚油”，于1997年11月21日獲準注冊，原注冊人為北京富樂經濟開發公司（以下簡稱“福樂公司”），后轉讓至江蘇省物資集團經貿發展有限公司。GNC公司遂通過其在新加坡的子公司健康第一公司對該商標提出不使用撤消申請，國家商標局因其未在規定期限內提交該商標1998年10月24日至2001年10月23日期間使用證據而將其撤消，商標受讓人江蘇省物資集團經貿發展有限公司（以下簡稱“物資集團公司”）不服中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局的撤消決定，向商標評審委員會提出復審申請，提交以下有效證據證明第1129187號“GNC”商標使用在了指定使用的商品上：
證據1為涉案商標的《商標使用許可合同》、《商標轉讓補充協議》及商標使用費收據，其證明了富樂公司許可物資集團公司使用并支付使用費以及轉讓涉案商標的事實。
證據4為《廣告品制作合同》及發票，證明1999年6月28日、8月12日及9月28日，物資集團公司與江蘇省嘉和廣告有限公司分別就“GNC宣傳單頁”（100000張）、“GNC包裝盒”（10000只）及“GNC牌手拎袋”（5000個）的廣告宣傳品設計及制作事宜簽訂了三份《廣告品制作合同》，并于8月13日及10月15日，分兩次付清相關費用。
證據6為物資集團公司與江寧縣陶吳勞動服務站于1999年5月11日就生產“GNC”牌純天然蜂蜜簽訂的《購貨合同》。
商標評審委員會經過審理認定：物資集團公司委托他人生產“GNC”蜂蜜產品及制作“GNC”商標宣傳品的事實，可以證明物資集團公司已將“GNC”商標用于蜂蜜商品的生產及廣告宣傳等商業活動中，結合物資集團公司受北京富樂經濟開發公司（簡稱富樂公司）許可獨占使用涉案商標并最終受讓獲得涉案商標專用權的事實，可以認定物資集團公司對涉案商標存在真實的使用意圖。從商標法第四十四條的立法本意以及物資集團公司對涉案商標實際商業使用的事實和真實的使用意圖看，涉案商標應不屬于該條規定所指的連續三年停止使用應予撤銷的情形。
依據上述結論，商標評審委員會維持該商標繼續有效。
健康第一有限公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，要求法院撤消商標評審委的判決，第三人物資集團公司除了堅持認為其提交的證據足以證明其注冊商標構成商標法所稱的使用外，還在庭審中辯稱：非醫用營養魚油的生產需要行政部門的審批，第三人一直無法獲得審批，故只能在蜂蜜上使用，第三人未在指定商品上使用涉案商標具有正當理由。
一審法院作出結論如下：
從查明的事實來看，富樂公司在注冊涉案商標后，許可第三人使用涉案商標，第三人也支付了相應的使用費，在1999年雙方又簽訂了轉讓合同，將涉案商標轉讓給第三人。第三人在受讓涉案商標后，委托他人制作“GNC宣傳單”、“GNC包裝盒”、“GNC手拎袋”等宣傳品，對涉案商標進行了廣告宣傳。綜合考慮上述行為，結合非醫用營養魚油需要進行行政審批的事實以及立法目的，可以認定商標注冊人對涉案商標具有真實的使用意圖并進行了相應的使用行為。因此被告在第1352號決定中認定涉案商標不屬于連續三年停止使用應予撤銷的情形的結論正確，本院予以支持。
健康第一有限公司不服一審法院判決，上訴至北京市高級人民法院，在提交的同樣的證據的基礎上，北京市高級人民法院對第1129187號“GNC”商標是否具備商標法規定的三年不使用撤消的情形終審認定如下：
依據1993年修正的商標法第三十條及其實施條例第二十九條的規定，注冊商標連續三年停止使用且無正當理由的，由商標局撤銷該注冊商標。商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他業務活動中。商標只有通過使用才能在市場競爭中發揮其功能，促進商品經濟的發展，其使用應當是在商業活動中使用。經對本案涉案商標在1998年10月24日至2001年10月23日使用情況及其相關證據進行綜合分析后，應認定涉案商標屬于連續三年停止使用應予撤銷的情形。具體理由分析如下：首先，本案富樂公司在注冊涉案商標后，許可物資集團公司使用涉案商標，在1999年雙方又簽訂了轉讓合同，將涉案商標轉讓給物資集團公司，由于這些行為僅是許可人或轉讓人與被許可人或受讓人之間的行為，不具有面向消費者昭示商標的標識功能，因此商標權人對涉案商標的許可他人使用以及其后的轉讓行為均不屬于商標的使用。其二，物資集團公司在受讓涉案商標后，委托他人制作了“GNC宣傳單”、“GNC包裝盒”、“GNC手拎袋”等宣傳品。但是，由于印制有“GNC”標識的包裝盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂產品上的使用，并非在涉案商標核定商品非醫用營養魚油商品上的使用，因此不屬于商標法意義上的使用。此外，物資集團公司還主張其在廣告上非特定商品的廣告宣傳應屬于商標的使用，但是，由于物資集團公司只提供了其與廣告公司簽訂的廣告制作合同，并未提交相關證據證明該合同已實際履行，故物資集團公司主張其對涉案商標進行了廣告宣傳缺乏充分的事實依據。第三，非醫用營養魚油的生產需要進行行政審批，但物資集團公司并未提交其進行相關行政審批的證據，故亦不能表明物資集團公司有正當的理由不能使用涉案商標，且該理由在涉案商標復審時并未提出。綜上所述，應認定商標權人無正當理由三年停止使用涉案商標。一審法院關于商標權人具有真實的使用意圖并進行了相應的使用行為的認定與事實不符，本院應予糾正。商標評審委員會在決定中認定涉案商標不屬于連續三年停止使用應予撤銷的情形的結論錯誤，本院不予支持。
依據上述結論，二審法院最終撤銷一審法院的判決，判令國家商標評審委員會重新做出撤銷第1129187號商標的決定。
此案僅就涉案商標是否實際使用于指定商品上這個問題，歷經國家商標局、國家商標評審委員會，一審法院、二審法院反復認定，最終以該商標被撤銷而告終，然而其背后所反映出的是我國商標行政管理部門和司法部門對于注冊商標實際使用的判定標準的不同理解，導致該案涉案商標是否實際使用于指定商品上被反復認定。而實際上，認定注冊商標在指定商品上的實際使用，應當是個法律問題，而不是事實問題。
作為我國商標行政管理部門，國家商標局依據我國商標法的規定，對于無正當理由連續未使用超過三年的注冊商標，可依職權撤銷之，這就是我國商標法三年不使用撤銷制度的基礎，由于此程序簡便易行，對申請人資格也無限制，因此，提起三年不使用撤銷申請成為了商標法上用來撤銷有利害沖突商標的最好方式，并為許多企業所采用。但在實踐中，國家商標局實際上對于注冊商標是否具備三年不使用撤銷情形的審查，特別是對于申請人撤銷對方全部指定商品上的注冊商標的請求，實際上是采用從寬的標準，并不要求注冊商標必須完全使用在具體的指定商品上，只要被撤銷商標所有人提交的使用證據能證明被撤銷商標在部分指定商品的使用，即推斷注冊商標仍在使用，而不宜被撤銷。在判定注冊商標是否應當具備三年不使用撤銷的情形方面，國家商標評審委員會基本和國家商標局一致，即推定注冊商標在類似商品上的使用視為其在指定商品上的使用，甚至有時會采取真實意圖的判斷方法，即使被撤銷商標的所有人所提交的證據未能完全證明其注冊商標在類似商品上的使用，也仍然認為商標注冊人具有真實的“使用意圖”，因此會決定仍對被撤銷商標予以維持。
對上述商標行政管理部門在三年不使用撤銷案件審理中所持的商標在指定商品上實際使用的判定標準，筆者實不敢茍同，固然商標注冊人獲得注冊商標實屬不易，撤銷注冊商標確須慎重，但是也不能對商標實際使用的判定做擴大化理解，我國商標法第五十一條規定，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。按照其字面意思理解，即商標注冊人僅對其注冊的商標使用在核定使用的商品上享有專用權。該條并無規定注冊商標的實際使用在與指定商品屬于類似的商品的，即可以推定屬于在指定商品上的使用，更無規定只要具有真實的“使用意圖”即可被視為不具備三年不使用撤銷的情形，國家商標局和國家商標評審委員會，作為商標行政管理部門，只能在商標法和商標法實施條例的規定的范圍內制訂詳細的實施細則，而不宜超出其職權范圍，對相關規定做擴大解釋。
在這起案件中，一審法院與二審法院也出現了兩個截然不同的觀點，一審法院完全采納了商評委的觀點，通過“使用意圖”認定涉案商標不適用三年不使用撤銷的情形。而二審法院顯然并沒有持與商標行政管理部門相同的觀點，但在判定注冊商標是否存在實際使用時，法院在判決中也未就注冊商標的實際使用給出具體的判定標準，由于本案涉案商標的指定商品只有一個就是非醫用營養魚油，物資集團公司所提供的證據卻只能證明其在蜂蜜產品上的使用，二審法院因此判定物資集團提供的證據不能證明涉案商標構成“商標法意義上的使用”。而何謂“商標法意義上的使用”，法院顯然采用模糊的詞語回避了注冊商標的實際使用的判定這個問題。
由于注冊商標實際使用的判定是注冊商標是否適用三年不使用撤銷的重要前提，也是商標侵權判定的重要考慮因素，而目前我國商標行政部門和司法部門卻對此均存在模糊認識，這顯然不符合我國知識產權發展的需要。筆者認為，應當盡快對注冊商標的實際使用做出明確的法律界定，這樣既方便商標行政管理和司法實踐，對于商標所有人使用商標也具有了預測和導向性的作用。
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