禁止反悔原則淺析
2005-12-08文/北京集佳知識產權代理有限公司 逯長明
禁止反悔原則存在于一個技術方案自專利申請、權利產生到權利終結的全過程中。該原則具有廣義和狹義二種解釋。廣義的解釋為，技術方案自公開之日起，無論在權利成立過程中還是權利成立后的權利維持、侵權訴訟，以作為其它技術方案的對比前案，都不允許對其內容作前后矛盾的差別解釋。這種解釋來源于民法基本原則中的誠實信用原則和公平原則。從誠實信用原則角度看，禁止對技術方案的相同內容作前后矛盾的差別解釋，有利于維護社會生活的正常秩序和安全；從公平原則角度看，則有利于維護申請人或權利人的權利、義務的穩定性，進而有利于調整申請人、權利人與公眾之間的利益關系。禁止反悔原則廣義解釋對于技術方案自專利申請、權利產生到權利終結的全過程中具有廣泛的意義，包括申請文件本身的禁止反悔、專利審批和專利維持過程中的禁止反悔。例如，如果沒有申請文件本身的禁止反悔，就意味著允許對說明書及附圖等經過確認的法律文件的內容在侵權訴訟過程中變更原來記載的含義，從而使對權利要求的解釋超出說明書及附圖原始公開的范圍，這顯然不符合專利法33條、56條的規定。
禁止反悔原則的狹義解釋，是指專利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程序中，為滿足專利法及其實施細則關于授予專利權的實質性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權保護范圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述,對權利人有約束作用，在專利侵權訴訟中禁止反悔。具體說，狹義解釋禁止反悔原則，是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權人為確定其專利具備新穎性和創造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對專利權利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，并因此獲得了專利權，而在專利侵權訴訟中，法院適用等同原則確定專利權的保護范圍時，應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權保護范圍，即專利權人對權利要求中技術特征的解釋應當前后一致。按照這種說法，適用禁止反悔原則的適用條件是：第一，專利權人對有關技術特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經被記錄在專利審批文件中，例如記載在審查意見答復文件中，以及，限制承諾或者放棄保護的技術內容，必須對專利權的授予或者維持專利權有效產生了實質性作用。
需要明確的問題是，在適用禁止反悔原則時，禁止反悔的范圍是否應當包括申請文件的禁止反悔，如何理解禁止反悔的明示內容。
一般認為，專利權人在專利審批或無效程序中，發明人通常都試圖得到一個較寬的保護范圍，但是如果權利要求限定的保護范圍過寬，超出了說明書及附圖公開的實施例的支持范圍，就會損害公眾的利益。因此，申請人為獲得專利權，有時需要根據審查員提出的對比技術，按照審查員的意見，對權利要求中一些保護范圍過寬，概念比較模糊的技術特征以及相似技術方案、技術特征作出說明，在說明過程中不得不在技術上作出一些放棄、修改、承諾，否則就難以得到專利權。這種對承諾、認可、放棄、修改的內容的說明需要通過書面形式明示，而且說明的結果往往是縮小或澄清專利的保護范圍，只有當這種承諾、認可、放棄行為與專利授權或維持專利權有效有關，構成了專利權有效的基礎，對專利權的有效起來作用，在專利侵權訴訟中才不能反悔。因此，可以認為，只要專利權人在專利審批或無效程序中明示的內容與專利授權或維持專利權有效有關，就應當適用禁止反悔原則。
那么，申請文件的反悔，即說明書及附圖所記載的內容是否適用禁止反悔？專利法第五十六條指出：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求?！?。審查指南第二部分第二章3.2.1節也指出：“權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持。權利要求書不僅應當在表述形式上得到說明書的支持，而且應當在實質上得到說明書的支持?！本褪钦f，權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中公開的內容直接得到或者概括得出的技術方案，并且權利要求的范圍不得超出說明書記載的內容。
因此，權利要求應當由說明書和附圖中公開的一個或者多個實施例概括而成。如果權利要求概括的保護范圍適當，其保護范圍會正好適應說明書即附圖所公開的內容。審查員在專利審查過程中，通常參照相關的現有技術對權利要求概括得是否恰當進行判斷，以使概括恰當的權利要求既不超出專利申請原始公開的范圍，也不使申請人應獲得的權益受到損害。在這種情況下，如果在侵權訴訟中允許權利人對說明書或附圖公開的內容反悔，就可能作出超出原始公開的范圍的說明，使權利要求的概括的保護范圍的邊界發生變化，從而使權利要求的概括超出申請文件原始公開的范圍。因此，專利權人在專利審批或無效程序中，對說明書及附圖作出的這種確認、認可等，對確定、理解權利要求保護范圍有是實質性的影響，應當認為與專利授權或維持專利權的有效有關，屬于禁止反悔的范圍。
因此，對于專利法第五十六條第一款所稱“說明書及附圖可以用于解釋權利要求”的正確理解，應當是指在確定專利權保護范圍時，說明書及附圖可以用于解釋權利要求記載的技術特征的含義和澄清權利要求記載的技術特征和科技術語的含糊不清之處，并禁止專利權人反悔。 然而，由于專利撰寫水平以及技術研發的限制，申請階段的說明書及附圖往往會出現實施例過少或權利要求缺乏實施例支持的情況，在對審查員的審查意見進行答復獲得專利授權后的訴訟過程中，又會出現權利要求保護范圍過窄或者利用全面覆蓋原則難以確認侵權的情況，這時專利權人通常會借助于等同原則的幫助確認侵權。
等同原則是指被控侵權物（產品或方法）中有一個或者一個以上技術特征經與專利獨立權利要求保護的技術特征相比，從字面上看不相同，但經過分析可以認定兩者是相等同的技術特征。實踐中，同時滿足以下兩個條件的技術特征可以認為是等同特征：一是被控侵權物中的技術特征與專利權利要求中的相應技術特征相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，產生了墓本相同的效果；二是對該專利所屬領域普通技術人員來說，通過閱讀專利權利要求和說明書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的技術特征。
通常，在訴訟程序中解釋權利要求時，如果說明書僅描述了實現該功能或者效果的一種具體實施方式的，應當將該技術特征解釋為僅覆蓋了這一具體實施方式及其等同方式。如果說明書描述了實現該功能或者效果的多種具體實施方式，而且權利要求記載的功能或者效果技術特征是對這些具體實施方式所共有的功能或者效果的適當概括的，應當將該技術特征解釋為覆蓋了所有能夠實現該功能或者效果的具體實施方式。可見，在訴訟程序中，說明書中采用具體概念描述的技術特征，在權利要求中采用上位概念來表述的，法院通常以說明書中提到的具體實施方式和所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖不經過創造性勞動就可以聯想到的其他實施方式來解釋該上位概念。因此，如果允許等同原則放肆使用，有可能由于缺少限制而增加原始申請中沒有公開的技術方案而擴大權利要求的保護范圍，這相當于將申請人在申請階段利用多個實施例概括出較寬保護范圍的權利延續到了審批階段。因此，禁止反悔原則作為等同原則的一個限制原則，在適用上發生沖突時，應當優先適用禁止反悔原則，這樣才能兼顧對公眾的公平。
因此，在專利審批程序中，申請人明示說明的內容既可能涉及權利要求，也可能涉及說明書及附圖，所有說明的內容只要經申請人與審查員確認后發生法律效力，都應當包括在禁止反悔之列。
如何理解禁止反悔的明示內容，是影響禁止反悔原則適用的另一個問題。
由于受到檢索和對技術方案理解的局限，審查員代表公眾對專利申請進行審查時，可能僅發現一部分問題，并就這些問題要求申請人作出說明，還可能會有一部分問題沒有被審查員發現并指出，通常這部分問題會在無效階段通過申請文件的修改和答辯解決。可見，這兩部分問題會在不同的階段影響專利申請的權利要求是否成立，或影響其穩定性。因此，申請人在答復審查意見時，對于審查員明確指出的問題的答復，即以明示的方式作出的放棄、修改、承諾，可以認為對于專利權的成立和有效有影響。
然而，有些問題審查員可能在審查意見中沒有指出或沒有發現，這些沒有被審查員指出的問題，也可能在后續的審查過程中或無效階段被用于作為否定權利要求的依據，為了盡快獲得授權或減少確權、維權的成本，需要在審查過程中盡可能多地解決一些問題，即需要主動對所述第二部分問題也作出必要的放棄、修改、承諾。這種明示的說明也可以看作對于專利權的成立有影響，否則，申請人就不需要作這種多余的解釋了。對于審查員未指出問題的說明，往往是申請人的主動說明，如果這種說明不影響對審查員所指出問題的答復，且有利于專利的授權或使申請文件更清楚、簡明，在沒有超出審查指南的規定時，這樣的說明通常是被接受的。問題的關鍵在于，這種說明是否屬于禁止反悔的范疇。
按照審查指南，申請人應當在說明書中記載幫助理解發明創造不可缺少的內容、確定發明創造具有新穎性、創造性和實用性所需的內容以及再現發明創造所需的內容，而且要主題明確且用詞準確。如果申請人在專利審查期間對審查員沒有指出的問題進行超出說明書及附圖的說明或者突出強調某些內容，可以認為申請人意欲通過原始申請文件沒有公開的內容，對審查員所指出問題以外的問題所作的進一步說明，目的是減少后續審批階段或無效階段可能遇到的麻煩，以及影響審查員加快授權的進程。如果申請人的答復不是為此目的，顯然這種說明是多余的，因此，只要這種說明得到審查員的明示或默示確認，就不應當允許專利權人在訴訟程序中對專利審批過程中的說明進行多余指定。即不能將審批過程中著重強調說明的內容在侵權訴訟過程中反而強調不重要，從而避免對權利要求作過寬的解釋。
禁止反悔原則作為等同原則下面的一個原則，在具體適用時，其優先級高于等同原則。
該原則有兩個重要的作用：一是排除等同特征，二是對已有特征的確認性說明。所謂排除等同特征，可以通過舉例的方式明示排除，也可以通過確認內容的方式默示排除，即，除確認的內容，其余都排除。所謂對已有特征的確認性說明，是對說明書中不確定內容的進一步說明。這種說明可以在申請文件的主動修改時，或在審批過程中的答辯時完成，是對有法律效力的申請文件的補充，因此也應當認為有法律效力。按照審查指南的規定，說明書是對權利要求書的證明或說明性文件，理應有詳細的確認性說明或等同性說明，即實質以多個實施例的說明，概括出范圍更寬的權利要求，但是對于存在的和說明不清楚的內容，如果在審批過程中進行強調說明，則也不應當允許在訴訟程序中反悔。
一般認為，審批階段的確認性說明，是在說明書及附圖原始公開內容證明力不足的情況下的補充性說明，這種說明一旦得到審查員的明示或默示確認，就會產生證明力，從而使權利要求書的保護范圍得到確認或澄清，這說明確認性說明由于證明力的存在而對權利要求的成立、穩定性存在客觀的影響，即，由于確認性說明而禁止權利要求中特征的等同；由于增加說明的內涵和內容而確定權利要求的邊界。因此，所有在專利審批或無效階段由申請人明示的內容，無論與審查員指出的問題是否有關，只要經申請人與審查員確認后發生法律效力，都應當包括在禁止反悔之列。
禁止反悔原則存在于一個技術方案自專利申請、權利產生到權利終結的全過程中。該原則具有廣義和狹義二種解釋。廣義的解釋為，技術方案自公開之日起，無論在權利成立過程中還是權利成立后的權利維持、侵權訴訟，以作為其它技術方案的對比前案，都不允許對其內容作前后矛盾的差別解釋。這種解釋來源于民法基本原則中的誠實信用原則和公平原則。從誠實信用原則角度看，禁止對技術方案的相同內容作前后矛盾的差別解釋，有利于維護社會生活的正常秩序和安全；從公平原則角度看，則有利于維護申請人或權利人的權利、義務的穩定性，進而有利于調整申請人、權利人與公眾之間的利益關系。禁止反悔原則廣義解釋對于技術方案自專利申請、權利產生到權利終結的全過程中具有廣泛的意義，包括申請文件本身的禁止反悔、專利審批和專利維持過程中的禁止反悔。例如，如果沒有申請文件本身的禁止反悔，就意味著允許對說明書及附圖等經過確認的法律文件的內容在侵權訴訟過程中變更原來記載的含義，從而使對權利要求的解釋超出說明書及附圖原始公開的范圍，這顯然不符合專利法33條、56條的規定。
禁止反悔原則的狹義解釋，是指專利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程序中，為滿足專利法及其實施細則關于授予專利權的實質性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權保護范圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述,對權利人有約束作用，在專利侵權訴訟中禁止反悔。具體說，狹義解釋禁止反悔原則，是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權人為確定其專利具備新穎性和創造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對專利權利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，并因此獲得了專利權，而在專利侵權訴訟中，法院適用等同原則確定專利權的保護范圍時，應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權保護范圍，即專利權人對權利要求中技術特征的解釋應當前后一致。按照這種說法，適用禁止反悔原則的適用條件是：第一，專利權人對有關技術特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經被記錄在專利審批文件中，例如記載在審查意見答復文件中，以及，限制承諾或者放棄保護的技術內容，必須對專利權的授予或者維持專利權有效產生了實質性作用。
需要明確的問題是，在適用禁止反悔原則時，禁止反悔的范圍是否應當包括申請文件的禁止反悔，如何理解禁止反悔的明示內容。
一般認為，專利權人在專利審批或無效程序中，發明人通常都試圖得到一個較寬的保護范圍，但是如果權利要求限定的保護范圍過寬，超出了說明書及附圖公開的實施例的支持范圍，就會損害公眾的利益。因此，申請人為獲得專利權，有時需要根據審查員提出的對比技術，按照審查員的意見，對權利要求中一些保護范圍過寬，概念比較模糊的技術特征以及相似技術方案、技術特征作出說明，在說明過程中不得不在技術上作出一些放棄、修改、承諾，否則就難以得到專利權。這種對承諾、認可、放棄、修改的內容的說明需要通過書面形式明示，而且說明的結果往往是縮小或澄清專利的保護范圍，只有當這種承諾、認可、放棄行為與專利授權或維持專利權有效有關，構成了專利權有效的基礎，對專利權的有效起來作用，在專利侵權訴訟中才不能反悔。因此，可以認為，只要專利權人在專利審批或無效程序中明示的內容與專利授權或維持專利權有效有關，就應當適用禁止反悔原則。
那么，申請文件的反悔，即說明書及附圖所記載的內容是否適用禁止反悔？專利法第五十六條指出：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求?！?。審查指南第二部分第二章3.2.1節也指出：“權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持。權利要求書不僅應當在表述形式上得到說明書的支持，而且應當在實質上得到說明書的支持?！本褪钦f，權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中公開的內容直接得到或者概括得出的技術方案，并且權利要求的范圍不得超出說明書記載的內容。
因此，權利要求應當由說明書和附圖中公開的一個或者多個實施例概括而成。如果權利要求概括的保護范圍適當，其保護范圍會正好適應說明書即附圖所公開的內容。審查員在專利審查過程中，通常參照相關的現有技術對權利要求概括得是否恰當進行判斷，以使概括恰當的權利要求既不超出專利申請原始公開的范圍，也不使申請人應獲得的權益受到損害。在這種情況下，如果在侵權訴訟中允許權利人對說明書或附圖公開的內容反悔，就可能作出超出原始公開的范圍的說明，使權利要求的概括的保護范圍的邊界發生變化，從而使權利要求的概括超出申請文件原始公開的范圍。因此，專利權人在專利審批或無效程序中，對說明書及附圖作出的這種確認、認可等，對確定、理解權利要求保護范圍有是實質性的影響，應當認為與專利授權或維持專利權的有效有關，屬于禁止反悔的范圍。
因此，對于專利法第五十六條第一款所稱“說明書及附圖可以用于解釋權利要求”的正確理解，應當是指在確定專利權保護范圍時，說明書及附圖可以用于解釋權利要求記載的技術特征的含義和澄清權利要求記載的技術特征和科技術語的含糊不清之處，并禁止專利權人反悔。 然而，由于專利撰寫水平以及技術研發的限制，申請階段的說明書及附圖往往會出現實施例過少或權利要求缺乏實施例支持的情況，在對審查員的審查意見進行答復獲得專利授權后的訴訟過程中，又會出現權利要求保護范圍過窄或者利用全面覆蓋原則難以確認侵權的情況，這時專利權人通常會借助于等同原則的幫助確認侵權。
等同原則是指被控侵權物（產品或方法）中有一個或者一個以上技術特征經與專利獨立權利要求保護的技術特征相比，從字面上看不相同，但經過分析可以認定兩者是相等同的技術特征。實踐中，同時滿足以下兩個條件的技術特征可以認為是等同特征：一是被控侵權物中的技術特征與專利權利要求中的相應技術特征相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，產生了墓本相同的效果；二是對該專利所屬領域普通技術人員來說，通過閱讀專利權利要求和說明書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的技術特征。
通常，在訴訟程序中解釋權利要求時，如果說明書僅描述了實現該功能或者效果的一種具體實施方式的，應當將該技術特征解釋為僅覆蓋了這一具體實施方式及其等同方式。如果說明書描述了實現該功能或者效果的多種具體實施方式，而且權利要求記載的功能或者效果技術特征是對這些具體實施方式所共有的功能或者效果的適當概括的，應當將該技術特征解釋為覆蓋了所有能夠實現該功能或者效果的具體實施方式。可見，在訴訟程序中，說明書中采用具體概念描述的技術特征，在權利要求中采用上位概念來表述的，法院通常以說明書中提到的具體實施方式和所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖不經過創造性勞動就可以聯想到的其他實施方式來解釋該上位概念。因此，如果允許等同原則放肆使用，有可能由于缺少限制而增加原始申請中沒有公開的技術方案而擴大權利要求的保護范圍，這相當于將申請人在申請階段利用多個實施例概括出較寬保護范圍的權利延續到了審批階段。因此，禁止反悔原則作為等同原則的一個限制原則，在適用上發生沖突時，應當優先適用禁止反悔原則，這樣才能兼顧對公眾的公平。
因此，在專利審批程序中，申請人明示說明的內容既可能涉及權利要求，也可能涉及說明書及附圖，所有說明的內容只要經申請人與審查員確認后發生法律效力，都應當包括在禁止反悔之列。
如何理解禁止反悔的明示內容，是影響禁止反悔原則適用的另一個問題。
由于受到檢索和對技術方案理解的局限，審查員代表公眾對專利申請進行審查時，可能僅發現一部分問題，并就這些問題要求申請人作出說明，還可能會有一部分問題沒有被審查員發現并指出，通常這部分問題會在無效階段通過申請文件的修改和答辯解決。可見，這兩部分問題會在不同的階段影響專利申請的權利要求是否成立，或影響其穩定性。因此，申請人在答復審查意見時，對于審查員明確指出的問題的答復，即以明示的方式作出的放棄、修改、承諾，可以認為對于專利權的成立和有效有影響。
然而，有些問題審查員可能在審查意見中沒有指出或沒有發現，這些沒有被審查員指出的問題，也可能在后續的審查過程中或無效階段被用于作為否定權利要求的依據，為了盡快獲得授權或減少確權、維權的成本，需要在審查過程中盡可能多地解決一些問題，即需要主動對所述第二部分問題也作出必要的放棄、修改、承諾。這種明示的說明也可以看作對于專利權的成立有影響，否則，申請人就不需要作這種多余的解釋了。對于審查員未指出問題的說明，往往是申請人的主動說明，如果這種說明不影響對審查員所指出問題的答復，且有利于專利的授權或使申請文件更清楚、簡明，在沒有超出審查指南的規定時，這樣的說明通常是被接受的。問題的關鍵在于，這種說明是否屬于禁止反悔的范疇。
按照審查指南，申請人應當在說明書中記載幫助理解發明創造不可缺少的內容、確定發明創造具有新穎性、創造性和實用性所需的內容以及再現發明創造所需的內容，而且要主題明確且用詞準確。如果申請人在專利審查期間對審查員沒有指出的問題進行超出說明書及附圖的說明或者突出強調某些內容，可以認為申請人意欲通過原始申請文件沒有公開的內容，對審查員所指出問題以外的問題所作的進一步說明，目的是減少后續審批階段或無效階段可能遇到的麻煩，以及影響審查員加快授權的進程。如果申請人的答復不是為此目的，顯然這種說明是多余的，因此，只要這種說明得到審查員的明示或默示確認，就不應當允許專利權人在訴訟程序中對專利審批過程中的說明進行多余指定。即不能將審批過程中著重強調說明的內容在侵權訴訟過程中反而強調不重要，從而避免對權利要求作過寬的解釋。
禁止反悔原則作為等同原則下面的一個原則，在具體適用時，其優先級高于等同原則。
該原則有兩個重要的作用：一是排除等同特征，二是對已有特征的確認性說明。所謂排除等同特征，可以通過舉例的方式明示排除，也可以通過確認內容的方式默示排除，即，除確認的內容，其余都排除。所謂對已有特征的確認性說明，是對說明書中不確定內容的進一步說明。這種說明可以在申請文件的主動修改時，或在審批過程中的答辯時完成，是對有法律效力的申請文件的補充，因此也應當認為有法律效力。按照審查指南的規定，說明書是對權利要求書的證明或說明性文件，理應有詳細的確認性說明或等同性說明，即實質以多個實施例的說明，概括出范圍更寬的權利要求，但是對于存在的和說明不清楚的內容，如果在審批過程中進行強調說明，則也不應當允許在訴訟程序中反悔。
一般認為，審批階段的確認性說明，是在說明書及附圖原始公開內容證明力不足的情況下的補充性說明，這種說明一旦得到審查員的明示或默示確認，就會產生證明力，從而使權利要求書的保護范圍得到確認或澄清，這說明確認性說明由于證明力的存在而對權利要求的成立、穩定性存在客觀的影響，即，由于確認性說明而禁止權利要求中特征的等同；由于增加說明的內涵和內容而確定權利要求的邊界。因此，所有在專利審批或無效階段由申請人明示的內容，無論與審查員指出的問題是否有關，只要經申請人與審查員確認后發生法律效力，都應當包括在禁止反悔之列。
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