文/北京集佳知識產權代理有限公司 杜燕霞
與大陸《商標法》規定類似，香港《商標條例》也為馳名商標提供了特殊保護。然而，由于大陸和香港均不存在馳名商標的注冊制度，而馳名商標的認定都采個案認定的原則，因此為實現馳名商標的保護，權利人需要基于不同的法律制度采取不同的保護方式。在大陸，由于商標保護采注冊原則，馳名商標權人為實現最大范圍的保護，通常做法是進行防御性注冊。同時，大陸商標注冊又采用類似群組制度，因此為了更好的“防御”，馳名商標權人不得不爭取最多群組的注冊。防御性注冊最大的風險，來自于他人可能基于連續三年未使用而提出撤銷，因為馳名商標權人通常不會對這些防御性注冊進行商業使用。為避免被撤銷，馳名商標權人不得不每三年進行一次注冊。
與大陸不同，香港《商標條例》第60條規定有“防御商標”，因此香港馳名商標可以通過注冊防御商標，來進行馳名商標的保護。本文主要通過對香港防御商標制度的介紹，來探討香港進行馳名商標保護的方案。
香港《商標條例》第60條規定，若申請人已經就同一商標在香港進行了注冊，且該商標已經在香港大量使用后在香港極為馳名，且若他人在其他商品或服務上注冊和使用該商標，將會減損該商標顯著性的，則該商標權人可以將該商標注冊為防御商標。防御商標注冊，需要滿足三個要件，分別是：（1）某商標已經在香港獲得注冊；（2）該商標在香港由于長期大量使用而變得極為馳名；（3）若他人將該商標使用于其他商品和服務，將可能造成該商標顯著性的貶損或淡化。
在具體分析三個要件之前，讓我們先通過幾組數據，了解一下香港防御商標注冊的現狀。根據香港知識產權署數據庫，截止目前，由26個申請人對其41件商標共提出了121件防御商標的申請（以申請號計，有些申請人以一標多類提交申請，有些申請人以一標一類提交申請）。其中，僅5個申請人的9件商標被核準注冊，包括“殼牌圖形”于第12、18、21、24類，“SONY”于第2-8, 10-13, 15, 17-30類，“GUCCI”于第8、12、20-22、26-28、30、32、34類,“Rolex”于第1-37、 39-43、45類，“勞力士”于第3, 4, 6-9, 11, 12, 14-16, 18-37, 39-45類，“維他”、“維他奶”和“VITASOY ”、“VITA”于第8, 9, 12, 16, 18, 20,21,24, 27, 28，31, 41等類。此外，被駁回的防御商標申請有“梅艷芳”“山姆會員商店”“旺~旺”“沃爾瑪”“TUDOR”“Dr. Morita 森田藥粧”等。
從以上數據不難看出，香港防御商標注冊在實踐中設有較高的門檻。首先，香港防御商標認定的前提是需要有一件基礎商標，這個相對容易滿足，即只要申請人商標在香港取得注冊即可。第二個要件，要求申請防御的商標需要同時滿足在香港大量使用，且達到極為馳名的程度。需要注意的是，香港馳名商標的認定，并不需要該商標在香港實際使用或是打算使用意圖。但防御商標采用了明顯高于普通馳名商標的要求。關于何為“極為馳名”，香港審查手冊說明需按個案而定，通常需要具備非常充分的使用證據，且審查中采用較高的標準。此外，對于防御商標注冊的商品和服務，需要滿足第三個要件，即若他人將馳名商標使用于其他商品和服務，將可能造成該商標顯著性的貶損或淡化的。因此，防御商標指定商品和服務的選擇，除申請人需要慎重選擇外，還需要舉證證明，申請指定的商品和服務，與馳名商標的商品和服務具有一定關聯性，他人在這些商品和服務上的使用可能會造成馳名商標的顯著性的貶損和淡化。以上主張，需要在防御商標注冊申請提交后九個月內提交具體的理由和證據。逾期未提交的，該防御商標申請將視為放棄。
除了審查以上三個要件外，防御商標申請注冊的審查仍需要依照香港《商標條例》，對商標的顯著性、在先權利等進行審查。若存在任何違反《商標條例》規定的，審查員還是會援引相關規定予以駁回。若經審查，防御商標滿足注冊條件的，則將予以異議公告。防御商標的異議理由和程序與普通商標的異議理由和程序基本相同。
防御商標注冊申請的門檻高、難度大，為何還要進行防御商標注冊呢？
主要理由是防御商標一旦注冊，即排除了商標撤銷的風險。盡管香港《商標條例》52（2）規定商標連續三年不使用或者淪為通用名稱等情形下，可以被撤銷，但防御商標排除了該條的適用。即，防御商標一旦注冊，他人不得基于商標連續三年未使用或者淪為通用名稱而撤銷該防御商標。開篇提到的，相較于大陸的“防御性注冊”，香港防御商標注冊制度的核心價值，就在排除撤銷事由的適用。也正因為防御商標一經注冊，就可以排除撤銷條款的適用，因此對于防御商標的審查，實踐中也極為嚴格。
然而，對于馳名商標權人而言，通過一個案件的努力，可以取得相對長期內的商標權穩定，且實現了跨類保護，也是一個值得嘗試的保護方案。因此對于在香港有大量使用的民族品牌，筆者建議嘗試在香港進行防御商標的注冊申請。
最后值得一提的是，香港防御商標注冊與普通注冊是并行的，防御性商標注冊之前、后，馳名商標權人均可以就相同商標在與防御商標相同或類似的商品或服務上申請注冊普通商標。此外，防御商標的保護期與普通商標保護期一致，即自申請日起十年，每十年續展一次。