文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 金世煜
在新的審查指南修改中（2021年1月15日起施行），關(guān)于化合物創(chuàng)造性的判斷追加了5個示例，其中，示例1~3重點說明了結(jié)構(gòu)相似性的判斷方式，以及由結(jié)構(gòu)差異是否帶來功能上的不同（是否達到了“質(zhì)”的預想不到的效果），來對創(chuàng)造性的判斷進行了示例。
此外，示例4、5主要從效果的“量”的方面，例示了創(chuàng)造性的判斷方式，本文著重討論示例4、5對代理人工作的一些啟示。
眾所周知，在主張發(fā)明具有創(chuàng)造性時，如果能充分論證發(fā)明獲得了預料不到的技術(shù)效果，則對認可其創(chuàng)造性產(chǎn)生重要意義。尤其在化學領(lǐng)域——這種實驗科學性很強的領(lǐng)域，其技術(shù)效果往往是難以事先預判的，很多技術(shù)方案通常有賴于大量實驗、試錯才能獲得。甚至很多重要發(fā)現(xiàn)（發(fā)明），也往往是基于偶然實驗而獲得了預料不到的結(jié)果（其作用機理或不甚明了或通過反向推論才逐漸認識的）。在審查實務(wù)中，審查員往往會以技術(shù)方案可以通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗得到，并且其效果可以預期為由，而否定發(fā)明申請的創(chuàng)造性。因此，在化學領(lǐng)域?qū)τ谌绾畏e極有效地主張發(fā)明效果的難以預料性是一個非常重要的課題。
審查指南在“發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果”【1】部分指出：發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。
通過主張預料不到的技術(shù)效果來主張發(fā)明具有創(chuàng)造性，通常被用于選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明和組合發(fā)明等發(fā)明中，因為對于這些發(fā)明，通過“三步法”【2】往往很難說服審查員該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點（非顯而易見性）。在本次指南修改的追加示例中，我們可以看出在化合物發(fā)明中，也可以類比上述選擇發(fā)明（例如特定取代基的選擇）、組合發(fā)明（例如不同部位的取代基的組合），而進一步探究效果的變化程度，來主張或評判化合物是否具有創(chuàng)造性。
具體而言，在此次修改的審查指南中關(guān)于化合物創(chuàng)造性判斷的例4、例5分別如下。
一、關(guān)于例4
【例4】
現(xiàn)有技術(shù)：
（Ⅳa）
本申請：
（Ⅳb）
（Ⅳb）與（Ⅳa）化合物的區(qū)別僅在于嘌呤6-位上以-O-替換了-NH-。盡管-O-與-NH-為所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的經(jīng)典電子等排體，但（Ⅳb）的癌細胞生長抑制活性比（Ⅳa）提高約40倍，（Ⅳb）相對于（Ⅳa）取得了預料不到的技術(shù)效果，由此反映（Ⅳb）是非顯而易見的，故（Ⅳb）具有創(chuàng)造性。
淺析：
在上述示例中由于相對于對比文件，本申請的抗癌效果提高約40倍，通常就可以認為是“量”上的預想不到的技術(shù)效果。雖然該示例并沒有明確說明是如何來判斷“預料不到的技術(shù)效果”的。
《專利審查指南》對于預料不到的技術(shù)效果，認為其比較基準為：是否超出了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員預期或者推理的范圍。
通過上述審查指南的追加示例，我們是否可以認為：在主張預料不到的效果時，如上述示例達到例如10倍以上的優(yōu)良效果時，根據(jù)一般性常識，即達到一個數(shù)量級（10倍以上）的優(yōu)良效果就可直接認定為是獲得了預料不到的技術(shù)效果？關(guān)于此點，雖仍有待在后續(xù)審查實踐中，不斷跟蹤、探討，但筆者認為可以以此中國審查指南示例為依據(jù)，在達到10倍量級的效果差異的情況下，就可以直接以普通常識的角度，無需進一步舉證，而直接得出取得了預料不到的技術(shù)效果的結(jié)論。審查員如對此有疑義，應(yīng)進一步承擔相反意見的舉證、說理責任。
實際上，審查指南的上述示例標準其實也是相當高的，對此，我們參考日本的“審查基準”（相當于中國的“審查指南”）可以發(fā)現(xiàn)，日本對于超出預期的效果的示例的量化標準是達到了6~9倍（示例的技術(shù)領(lǐng)域也同樣是醫(yī)療領(lǐng)域）【3】。此外，根據(jù)技術(shù)領(lǐng)域的差異，其實也并非一定要達到1個數(shù)量級（10倍以上）的效果差別，才能主張“預料不到的技術(shù)效果”。即，由于技術(shù)領(lǐng)域的不同，對效果是否達到了預料不到的程度的要求也會相應(yīng)改變。換言之，當差別不足以“一眼看過去”就有說服力的時候——例如上述例4那樣，根據(jù)“常識”即可判斷其屬于“預料不到”的技術(shù)效果時，就需要申請人進一步進行相關(guān)舉證，其中，很重要的是“舉證”說明：本領(lǐng)域技術(shù)人員對于區(qū)別特征會引起的效果變化的預期是怎樣的？這種舉證，可以是舉出本領(lǐng)域的公知常識性證據(jù)，也可以是補充實驗性的證據(jù)——重點在于論證、說明在某個特定的技術(shù)領(lǐng)域，一般能預期的效果差異是處于何種程度的。
事實上，除了爭論“量”的絕對數(shù)值方面的顯著“差異”之外，申請人如果能夠主張其效果出現(xiàn)了預期上的“變化”，也是可以進行相關(guān)舉證、說明的，例如，
a.趨勢變化中出現(xiàn)的“拐點”性的顯著變化；或
b.與在先技術(shù)中教導的趨勢性“量”變相違的效果變化；或
c.出現(xiàn)了相乘效果，即協(xié)同效果；等
這些都可以主張某種“量”上的效果達到了“預料不到的技術(shù)效果”的程度。
二、關(guān)于例5
【例5】
現(xiàn)有技術(shù)：
（Ⅴa）
其中R1=OH， R2=H且R3=CH2CH(CH3)2。
申請：
（Ⅴb）
其中R1和R2選自H或OH，R3選自C1-6烷基，并包括了R1=OH， R2=H且R3=CHCH3CH2CH3的具體化合物（Ⅴb1）。且（Ⅴb1）的抗乙肝病毒活性明顯優(yōu)于（Ⅴa）。
......（關(guān)于Vb的創(chuàng)造性略）
當要求保護（Ⅴb1）具體化合物時，（Ⅴb1）與（Ⅴa）的區(qū)別不僅在于上述連接原子不同，而且R3位取代基亦不相同，（Ⅴb1）的抗乙肝病毒活性明顯優(yōu)于（Ⅴa）。現(xiàn)有技術(shù)中不存在通過所述結(jié)構(gòu)改造以提升抗乙肝病毒活性的技術(shù)啟示，故（Ⅴb1）具有創(chuàng)造性。
淺析：
在上述示例中，只是表述了（Ⅴb1）的抗乙肝病毒活性明顯優(yōu)于（Ⅴa），顯然，是沒有達到“量”的預想不到的技術(shù)效果的程度。那么在這種情況下，可以結(jié)合技術(shù)方案本身的“非顯而易見性”，來綜合性地爭論創(chuàng)造性。即，當效果差別不足以或難以論證是屬于“預料不到”的程度時，可以從技術(shù)方案著手，尋找更多的區(qū)別點或進一步的優(yōu)選方案的組合，來表明技術(shù)方案整體的“非顯而易見”性，或者是需要大量實驗（非“有限次實驗”）才能得到的。具體到該示例，當區(qū)別點從1個提高到2個的時候（“區(qū)別不僅在于上述連接原子不同，而且R3位取代基亦不相同”），該技術(shù)方案本身的“非顯而易見性”自然隨之提高，那么相應(yīng)地對“量”的優(yōu)化程度的關(guān)注也會有所降低，不必一定要證明達到了預料不到的程度，只要“明顯優(yōu)于”即可。
在實務(wù)中，申請人有時會出現(xiàn)草率地主張預料不到的效果的情況，而實際上審查員對“量”的預料不到的效果的判斷是較為嚴格的，如上述例4那樣，除非有很“突出”（要高于“明顯”）的差異，否則很難被認可。換言之，當效果差異并未達到基于常識判斷就能辨別是預料不到的程度時，往往需要申請人進一步舉證，論證該效果差異達到了預料不到的程度，否則，申請人將承擔舉證不利的后果。由該示例可知，當效果差異僅是“明顯”優(yōu)異、且難以進一步舉證達到了預料不到的程度時，可以從技術(shù)方案的非顯而易見性（更多的差異性）方面著手，來爭論創(chuàng)造性。
通常，當要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的非顯而易見性越低，則對發(fā)明欲具備創(chuàng)造性所需的技術(shù)效果的要求就越高。這一關(guān)系可以簡單地用圖1表示【4】。所以，在效果達不到“量”的預料不到的程度時，可以在進一步限定技術(shù)方案、增加區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上（由于相關(guān)變量的增加而并非有限次實驗就可容易得到），使該技術(shù)方案的非顯而易見性提高，再結(jié)合“明顯”的優(yōu)異效果，來爭論創(chuàng)造性。
綜上，本文探討了新審查指南修改中未明示表達、但可以從中窺知的一些細微含義和潛含意味，從中或許可以對代理人在爭論創(chuàng)造性時提供更多的參考視角或啟發(fā)。即，在效果是否達到預料不到的程度方面存在舉證困難時，不妨從技術(shù)方案方面做進一步的探討，并進一步與“明顯”的效果相結(jié)合，來綜合地論述創(chuàng)造性。
注釋
【1】《專利審查指南》第二部分第四章5.3
【2】《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1
【3】《特許?実用新案審査基準》第III 部第2 章第2 節(jié) 3.2.1
【4】“預料不到的技術(shù)效果”在創(chuàng)造性判斷中的考量《中國發(fā)明與專利》2013年第02期，馬文霞。