文/北京集佳知識產權代理有限公司 穆云麗
提到專利法第九條第一款，即專利法關于禁止重復授權的規定，相信每一個專利人都非常熟悉。第九條第一款中的但書規定，即，“但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”，這是關于“同一發明創造只能授予一項專利權”的例外規定。這個但書規定，使得專利申請人可以就其發明創造及時獲得專利保護，同時又能夠獲得保護期限更長的發明專利權，因而是很多申請人在專利申請實務中會選擇的一種申請策略。但是也是這個但書規定，如在專利申請過程中不加以注意，后期可能會給專利權人埋下“陷阱”，影響專利權的保護范圍和穩定性。下面筆者將從一個行政判決案例出發，結合專利申請實務，對在專利申請過程中如何避開這個“陷阱”進行探討。
案例觀察
在（2018）京73行初3561號行政判決書中，北京知識產權法院以“某光電公司同日對同樣的發明創造既申請了實用新型專利又申請了發明專利，而實用新型專利權在發明專利授權前已獲授權并因未在期限內繳納或繳足年費而終止，不屬于專利法第九條第一款所規定的例外情形”為由，駁回了原告專利權人某光電（深圳）有限公司（以下簡稱某光電公司）的訴訟請求，維持了被告國家知識產權局專利復審委員會于2018年2月1日作出的被訴無效決定：即，涉案專利的權利要求1-10不符合專利法第九條的規定，應予以全部無效。
某光電公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院經審理后作出終審判決（（2019）最高法知行終118號行政判決書），駁回了某光電公司的全部上訴請求，維持了一審判決。最高人民法院認為：專利法第九條所規定的例外情形中，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，要獲得發明專利的授權，需同時滿足兩項條件：一是實用新型專利權尚未終止；二是申請人聲明放棄該實用新型專利權。本案顯然不滿足這兩項條件，因而不符合專利法第九條規定的例外情形。此外，從法理上來說，在發明專利授予之前，實用新型專利權已經終止，其所保護的技術方案就已經進入公有領域，公眾可以自由實施。若是再對同樣的技術方案授予發明專利權，將不利于發明創造的應用，損害社會公眾利益。因此，對于同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，實用新型專利權已經終止的，根據禁止重復授權原則，不得再授予發明專利權。
為了使得本案的時間脈絡一目了然，筆者根據涉案發明專利和與其同日提交的實用新型專利的重要時間節點繪制了以下時間軸：
根據上圖所示的時間軸可以清楚地看出，發明專利的授權公告日在2016年5月11日，而與其同日提交的實用新型專利早在2013年8月4日就因未按時繳納年費而終止，顯然不符合專利法第九條關于重復授權的例外規定。因此，筆者認為，國家知識產權局宣告涉案發明專利全部無效的決定并無不妥之處。
另外，在本案中，專利權人某光電公司發表了如下觀點：一、專利法意義上的“禁止重復授權”是指同樣的發明創造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態的專利權同時存在，而不是同樣的發明創造只能被授予一次專利權。二、專利審查部門在審查過程中未提及重復授權的問題，也沒有告知某光電公司能夠通過修改權利要求的方式避免重復授權，這說明在授權審查階段，相關部門認為本專利不存在重復授權的問題。
對于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的理解，學術界曾存在兩種不同的觀點，一種是同樣的發明創造不能有多項處于有效狀態的專利權同時存在的“狀態說”，也就是上述觀點一；另一種是同樣的發明創造不能被授予兩次專利權的“動作說”。雖然在2007年的“舒學章”案中最高院支持了“狀態說”，但是2008年修改實施的專利法實際上已經從立法層面上確立了“動作說”，即，同樣的發明創造性只能授予一次專利權。首先，從語義邏輯上來看，2008年修改實施的專利法第九條第一款中的“但書規定”，確立了滿足“重復授權”的例外規定的三個必備條件，必備條件之一就是先授權的實用新型專利尚未終止，這即相當于是隱含地確定了“動作說”。否則如果立法本義是支持“狀態說”，那么強調先授權的實用新型專利尚未終止又有何意義？其次，從社會公眾利益的角度來講，如復審委和最高院在上述案例中所強調的，如果對一項已經進入公眾領域自由實施的發明創造再次授予專利權，這對公眾來說是顯失公平的，將會嚴重損害公眾利益。
對于上述觀點二，筆者在此不對國家知識產權局在對涉案發明專利授予專利權時是否負有合理的注意義務（即，對同日提交的實用新型專利權的法律狀態進行核實）進行討論，因為無論如何，權利是自己的，專利權的穩定性和無瑕疵性是所有專利權人都希望和追求的，因此，專利權人/申請人在專利申請過程中理應對明顯不符合專利法授權規定的情形加以注意并主動避坑。
筆者以專利法第九條第一款作為法律依據，在裁判文書網上進行了案例檢索，發現因不符合專利法第九條第一款的但書規定而導致專利申請被駁回或者專利權被宣告無效的案例并非唯一。這說明在實踐中可能存在相當一部分申請人/專利權人都誤入了專利法第九條第一款的“陷阱”。
專利法第九條第一款的但書規定，使得為避免重復授權，申請人除了可以通過修改授權在后的發明專利申請而使其具有與授權在先的實用新型專利不同的保護范圍之外，還可以通過聲明放棄實用新型專利而獲得發明專利權。根據專利法、專利法實施細則及專利審查指南的相關規定，通過聲明放棄實用新型專利而獲得發明專利授權需滿足兩個條件：1.申請人在提出申請時分別做出聲明；2.發明專利授權公告時實用新型專利尚未終止。
筆者以下將結合在實踐中遇到的具體案例，結合上述兩個條件，對在專利申請過程中如何盡量避開專利法第九條第一款之“陷阱”進行探討。
“陷阱”之一——提出申請時遺漏聲明
在（2018）京73行初2796號行政判決書中，北京知識產權法院以“原告蘇某在涉案申請及該實用新型申請時均未說明對同樣的發明創造已申請另一專利，因此應當依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理”為由，駁回了原告蘇某的訴訟請求，維持了國家知識產權局專利復審委員會于2017年12月13日作出的被訴復審決定：即，涉案申請的權利要求1-10與實用新型專利的權利要求1-10的保護范圍相同，屬于同樣的發明創造，因此，涉案申請的權利要求1-10不符合專利法第九條第一款的規定。
在這個案例中，原告蘇某在發明專利申請的實審和復審程序中，雖經國家知識產權局多次提醒，仍堅持不對發明專利申請進行修改，認為該發明專利申請可以適用專利法第九條第一款關于重復授權的例外規定，從而導致了該發明專利申請最終被駁回。原告對法條的理解和適用固然存在不當之處，但是如果原告在提出申請時聲明對同樣的發明創造已申請另一專利，那么后續就可以通過放棄授權在先的實用新型專利而獲得發明專利的授權，這樣既不會損失保護范圍，又可以獲得具有更長保護年限的發明專利。
因而，究其根本，為避免后續誤入專利法第九條第一款之“陷阱”，首要就是要做到，在提出申請時避免遺漏聲明！
“陷阱”之二——未維持實用新型專利直至發明專利授權公告
從上述行政訴訟案例（2018）京73行初3561號可以看出，相比于“陷阱”一，發明專利授權公告時實用新型專利已終止這個“陷阱”更為隱蔽，因而也更容易誤入，導致的后果也往往更為嚴重。在這部分，筆者將重點討論如何盡量幫助申請人/專利權人避開這個“陷阱”。
在實踐中，最常見的誤區之一就是：已收到了發明專利的授權通知書并且先前已針對實用新型專利提交了放棄聲明，因此無需再維持實用新型。下圖給出了一個非常典型的此類誤區的案例。
根據上圖所示的時間軸可以看出，在2020年10月27日發明專利申請收到了授權通知書，隨后專利權人在2021年1月11日收到了實用新型專利的繳費通知書。可能專利權人認為發明專利已經授權了并且先前已經聲明了放棄實用新型專利權，那么此時就無需再繳納相關年費了，從而導致該實用新型專利因未繳年費而終止的日期是2020年12月5日，而此時發明專利尚未授權公告，這顯然并不滿足專利法第九條第一款的例外規定。雖然在該案例中發明專利獲得了授權，但是該權利并非是無瑕疵的因而也并不穩定，在后續行使專利權時存在因重復授權被無效的風險。
簡言之，避開“陷阱”之二，核心就在于要確保實用新型專利權與發明專利權之間無縫銜接，即同一項專利權必須始終處于有效的保護狀態，否則后續就無法適用專利法第九條第一款的例外規定。
為了確保兩項專利權的無縫銜接，那么在發明專利授權公告之前，任何有可能導致實用新型專利終止的動作都務必要慎重。無論是在收到專利權人關于實用新型專利的明確放棄指示時還是在收到實用新型專利因未按時繳納年費而下發的繳費通知書或終止通知書時，都應該給予專利權人相應的提示：與該實用新型專利同日提交的發明專利申請尚未公告授權，如實用新型專利已終止，后續無法通過放棄實用新型專利權而獲得發明專利的授權。如果已經在答復發明專利申請的審查意見通知書時提交了實用新型專利權的放棄聲明，那么就需要建議專利權人繼續維護該實用新型專利，否則后續假如發明專利獲得了授權并且實用新型專利進入了放棄程序，如果忽略了實用新型專利已經提前終止的情況，那么發明專利權就存在因重復授權而被無效的風險。更極端的情況，如上述案例中所示，如果已經收到了發明專利申請的授權通知書并且授權通知書中說明了實用新型專利進入了放棄程序（發明專利申請的授權通知書中會對提交過放棄聲明的實用新型專利是否進入放棄程序進行說明），那么就需要告知專利權人必須要繼續維護該實用新型專利直至對應的發明專利授權公告為止，否則后續獲得的發明專利權有被無效的風險。
小結
根據上述討論可以看出，對于同日提交的發明專利申請和實用新型專利申請，尤其是在實用新型已授權公告之后，實用新型專利的案件狀態會影響后續發明專利申請的授權范圍甚至是專利權的有效性，很容易誤入專利法第九條第一款的“陷阱”。因此，在處理這類案件時不能孤立地進行，筆者建議可以采取一種“聯動式”管理策略。
更具體而言，對于發明案的管理，可以從以下幾方面予以注意：
1.提交申請時：做好案卷特殊標記，避免提交申請時遺漏聲明。
2.收到授權通知書時：核實授權通知書中關于實用新型案的放棄情況是否與實際情況（即，該案是否應該放棄）一致。不一致的，要及時向國家知識產權局提交意見陳述下發更正的授權通知書，以避免后續產生的權利不穩定隱患。
3.收到證書時：如果授權通知書中標記同日提交的實用新型專利進入放棄程序，那么需核實是否同時收到了實用新型專利的放棄專利權的手續合格通知書，并及時更新實用新型專利的案卷狀態，以避免后續誤繳年費等操作。
對于實用新型案的管理，可以從以下幾方面予以注意：
1.提交申請時：做好案卷特殊標記，避免提交申請時遺漏聲明。
2.進行放棄操作時：對已授權公告的實用新型專利，需核實同日提交的發明案的狀態，如發明案尚未公告授權，需告知專利權人該放棄操作可能導致的后果（重復授權、發明無法獲得相同保護范圍）。
3.收到繳費通知書或終止通知書時：需核實同日提交的發明案的狀態，如發明案尚未公告授權，需告知專利權人不按時繳納年費可能導致的后果（重復授權、發明無法獲得相同保護范圍）。
4.提供實用新型的放棄專利權聲明時：需提示專利權人即使提交了放棄專利權聲明，也需繼續維護該實用新型直至發明專利授權公告，否則后續也有無效風險。
以上僅是筆者根據工作中遇到的同日申請的各類情況，從避免后續因不符合專利法第九條第一款關于重復授權的例外規定而導致專利權不穩定甚至被無效的角度出發進行的經驗總結，實際中的情況可能更加復雜，期望此篇淺論能夠提供關于同日申請的更佳管理策略的啟發。