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文/集佳知識產權代理有限公司保定分部 趙煥
《專利法》第二十二條第三款規定：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。
《審查指南》指出判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，按照三個步驟進行，即“三步法”，具體為（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。可見，是否具有創造性的結論，是通過本申請要求保護的技術方案與現有技術的兩次比較得到的。下面筆者就以兩次比對為切入點對創造性審查意見的答復提出一些自己的見解。
具體的，兩次比對過程如下：
第一次比對：本申請要求保護的技術方案與最接近的現有技術的比對
第一次比對是指最接近的現有技術與本申請要求保護的技術方案之間的比對，其結果為找到區別技術特征以及本申請實際要解決的技術問題。
代理人或申請人在答復審查意見時，首先應當核實第一次比對的正確性，即比對過程是否正確，比對結果是否正確。比對過程是指審查員在進行特征一一比對時，其是否如審查員指出的本申請的某些特征被公開了，代理人應當充分理解被公開的含義，即對比文件不僅應當公開了相同或者相似的技術特征，而且作用還應當相同，才可稱之為被公開。如果發現審查員的比對過程存在錯誤，那么比對結果便需要重新梳理，即區別技術特征還需要增加，新的技術問題需要重新確定，而審查員在論證本申請沒有創造性時，是針對原技術問題，通過第二次比對，證明本申請是顯而易見的，如果技術問題改變了，自然破壞了審查員之前的證據鏈，審查員還需要提供新證據證明本申請是無創造性的。
如果審查員的比對過程是正確的，那么需要核實比對結果是否正確。即針對審查員的比對過程，核實區別技術特征是否準確，若準確，則要核實根據該區別技術特征確定的技術問題是否準確。根據筆者的經驗，發現審查員在此處最易出現錯誤。審查員并未根據區別技術特征在本申請中起的作用確定實際要解決的技術問題，而是根據區別技術特征在常識領域起的作用，確定本申請實際要解決的技術問題，那么，反推后很容易得到解決該問題選擇上述區別技術特征是非顯而易見的，也就是說審查員會根據區別技術特征在公知常識領域起的作用定技術問題，然后再反推說明為了解決該技術問題，選擇上述特征為慣用技術手段。由于代理人很少核實技術問題確定的是否正確，而僅核實審查員論證非顯而易見的結論是否正確，往往都會覺得審查員的結論是正確的。這個問題是出在了前提上，并非結論上，如果忽略前提，僅核實結論，是沒有結果的。
還有一種類型是審查員易出錯，而代理人很難發現的，就是審查員確定的技術問題并非問題而是手段，而該手段在本申請說明書中也有記載，所以代理人通常會認為審查員是根據區別技術特征在本申請中起的作用確定的技術問題，也就不會發現審查員的這個錯誤。例如一個監控貨物丟失的發明，其技術方案為：在貨物的頂部設置標簽，貨物擺放的空間內設置有識別標簽的設備，一旦有些標簽貨物采集不到，則可認定該貨物丟失，每個貨物的底部設置金屬板，以屏蔽下層貨物的標簽，即識別設備僅能識別頂層貨物的標簽，如果能夠識別到除頂層外的其它貨物的標簽，則可認定頂層貨物跌落。
審查員找到的對比文件與本申請比較接近，區別僅為貨物底部設置有金屬板，審查員根據該金屬板，確定本申請實際要解決的技術問題是如何屏蔽下層貨物上的標簽，然后論證在本領域技術人員面臨如何屏蔽信號時，想到采用金屬板進行屏蔽的方式，是本領域技術人員的慣用技術手段。
從審查員的論證來看，好像沒有錯，采用金屬板屏蔽信號確實屬于慣用技術手段。審查員的結論并沒有錯，錯在前提上，即技術問題出現了錯誤，如果將技術問題定為“如何屏蔽下層貨物上的標簽”，則該方案確實沒有創造性。可屏蔽信號并非技術問題，而是本申請的技術手段，即本申請是通過屏蔽信號來達到監控跌落的問題，而不是為了屏蔽信號。通過本申請的上下文，應當將技術問題定為“如何監控貨物跌落”，那這樣的話，本領域技術人員在面臨“如何監控貨物跌落”時，便不容易想到在貨物底部增加金屬板了，可見技術問題對創造性的判斷至關重要。
第二次比對：區別技術特征與現有技術的比對
第二次比對是指將第一次比對產生的區別技術特征與其它現有技術進行比較，其結果為判斷是否顯而易見。在第二次比對中，審查員舉證的現有技術可以為公開的文獻也可為公知常識。
其中，區別技術特征與公開的文獻的比對可以參照第一次比對的方法進行比對，不再贅述。
當區別技術特征與公知常識比對時，即如果審查員只提及有對比文件，判斷對比文件與本領域技術人員的公知常識結合是否能夠得到本申請要求保護的技術方案。此時，公知常識通常為本領域常見的零部件，例如彈性件、螺紋連接等，具體的，在比對審查員提及公知常識與區別技術特征時注意，審查員容易只比對兩者結構是否相同，而往往忽略兩者所起的作用是否相同，即比對該區別技術特征的作用與該結構作為公知常識的作用是否相同，例如，在公知常識中銷釘是用于定位，而本申請中銷釘是用于作為滑動部件帶動其它部件移動，那么兩者并不能相當于。如果兩者部件相同，且起到的作用相同，那么區別技術特征則不具有創造性。
在進行對比時，還存在一種情況，與公開文獻進行比對時，即使審查員論述的公開文獻與區別技術特征比對沒有錯，但是對比文件1除了具有與本申請要求保護的技術特征相對應的技術特征，還有其它技術特征，而當其它技術特征與公開的文獻結合有時會產生干涉，導致對比文件產生新的問題或對比文件自身所要解決的技術問題難以解決，進而導致本領域技術人員不存在將公開文獻與對比文件結合的動機。
上述為筆者關于審查意見創造性答復的見解，由于能力有限，若有不當之處，敬請指正。
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