文/北京市集佳律師事務所 范相玉

　　專利權是行政機關就某一發明創造授予給申請人的獨占性權利，這種獨占性體現在：任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用許諾銷售、銷售、進口其專利產品或使用其專利方法。專利權人行使其權利時，既可以通過私力救濟的方式實現，也可以以公力救濟的方式實現，就前者而言，可以自己或委托律師發送侵權警告函，如果訴諸公力，可通過向行政機關請求處理侵權糾紛或向法院提起專利侵權訴訟。從以上方式可以看出，處于強勢地位的專利權人有多種方式實現自己的權利，那么是不是說專利權人就可以任性地行使自己的權利了呢？當然不是，法律賦予民事主體一項權利的同時，也會讓他承擔與之相適應的義務，在專利權的保護上也是如此，因此，法律對權利人如何行使專利權進行了限定，專利權人不得濫用專利權，這種限定體現在私力救濟權利的行使上，也體現在公力救濟的行使上，以下詳細展開：

　　一、專利權人私力救濟的限制

　　專利權人私力救濟的方式一般而言是指發送警告函、律師函，另外， 在日趨激烈的市場競爭中，專利侵權訴訟往往被當做市場競爭的工具，而且會與輿論宣傳配合以起到營銷甚至是壓制競爭對手的作用，但這些行為都應當在合理、合法的范圍內，受到一定的限制，由于性質上均帶有私力性質，出于體例安排的方便，將輿論宣傳的限制和發送警告函、律師函的限制在此一并闡述：

　　1.發送警告函、律師函的限制

　　雖然目前我國法律并未對專利維權活動中發送警告函、律師函進行具體規定，但是從既有判決，尤其是最高人民法院的判決來看，專利權人發送警告函、律師函應當盡到合理的審慎義務，否則可能構成商業詆毀或不正當競爭，從深圳市理邦精密儀器股份有限公司與深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司商業詆毀糾紛（以下簡稱“理邦訴邁瑞案”）、石家莊雙環汽車股份有限公司與本田技研工業株式會社確認不侵害專利權、損害賠償糾紛案（以下簡稱“雙環訴本田案”）以及北京速邁醫療科技有限公司與北京水木天蓬醫療技術有限公司等確認不侵害專利權糾紛（以下簡稱“速邁訴水木案”）等既判案例來看，對于專利權人發送警告函、律師函的審慎義務的要求呈現趨緊的發展態勢，這些要求表現在如下幾個方面：

　　1）發送的范圍和對象

　　根據發送對象的不同，審慎義務的要求也不盡相同，一般而言，專利維權活動中的警告函、律師函發送范圍包括：涉嫌侵權主體、涉嫌侵權主體的客戶或潛在客戶、不特定的社會公眾，雙環訴本田案中法院認為，相比較于對涉嫌侵權主體，專利權人對其客戶或潛在客戶發函的審慎義務要更高1。

　　另外，發函范圍越廣，侵權的風險也越大。

　　2）發函應當處于正當的維權目的

　　在此類糾紛中，發函人的主觀方面也是一個重要的考量方面，如果發函人并不是在明知對方侵權可能性不大、并未掌握充分證據或并未進行充分論證的情況下，為了刻意打壓競爭對手，而且最終被法院判定為不侵權的情況下，專利權人發送警告函、律師函被認定為不正當競爭或商業詆毀的可能性較大，例如在“速邁訴水木案”中，法院認為：“北京速邁醫療公司在未對涉案產品的結構進行充分了解的情況下，僅憑拍攝的產品外觀圖片即向北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司發出警告函，并且向北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司多家客戶發出函件，必然會降低北京水木天蓬醫療公司、江蘇水木天蓬科技公司在客戶群體中的信譽，北京速邁醫療公司存在過錯，應當承擔相應的法律責任”2。

　　3）發函時權利人的權利狀態

　　行使專利權應當以權利有效為前提，專利權是否處于有效狀態是考察權利人發函正當性的重要因素，如果專利權處于失效狀態（包括終止、保護期限屆滿、被放棄、宣告無效），一般認為，對于專利權的狀態權利人應當是應當時刻關注的，權利人在已經失去權利基礎情況下，其所實施的發函維權行為易被認定為具有不正當地謀求市場優勢地位的惡意，從而構成不正當競爭。

　　4）所發函件內容

　　專利維權活動中的侵權警告函、律師函的內容直接影響到收函人對是否侵權的判斷，尤其是對于那些對專利侵權判斷這種專業性很強的問題并不熟悉的人士而言，函件內容會極大左右其商業判斷和決策，因此，函件內容是否構成不正當競爭的重要考察因素。由于我國法律對專利維權活動中的警告函、律師函的內容并未做具體規定，因此，對于侵權警告函、律師函的內容的審慎義務需要根據案情具體判斷，從既有案例來看，這樣的內容的審慎義務呈現趨嚴、趨詳細、趨專業的發展方向。

　　在理邦訴邁瑞案中，法院認為，“由于專利侵權警告畢竟是權利人謀求解決專利侵權爭議的單方意愿，且由于專利權本身在效力上的相對不確定性及侵權判斷的專業性，尤其是不確定性必然伴隨無能為力，法律不能強人所難，因此不能苛求侵權警告內容完全確定和毫無疑義”3，也就是說，法院認為，雖然理想化的角度而言，專利權人在警告函中應當充分披露據以判斷構成侵權的必要信息，但是鑒于專利侵權判斷的專業性和不確定性，法律也不能強求專利權人給出確定無疑的信息。

　　在比理邦訴邁瑞案晚出現的雙環訴本田案中，法院雖然也持有相似的觀點，但是同時認為，雖然不要求發函人對涉嫌侵權人的行為構成侵權達到確定性的程度，但是，“侵權警告信中僅記載了涉案專利權的名稱、涉嫌侵權的產品名稱以及受函客戶涉嫌侵權的性質，沒有披露主張構成外觀設計相近似的具體理由或進行必要的侵權比對，也沒有披露其與雙環股份公司均已向法院尋求司法救濟等其他有助于經銷商客觀合理判斷是否自行停止被警告行為的事實?！?，據此，法院認為警告人在警告函中未記載足夠的信息，致使雙環公司受損，存在過錯，警告人的行為并非專利法賦予的正當的維權方式，而是有悖于鼓勵和保護公平競爭的不正當競爭方式。

　　從上述兩個案例，我們可以明顯看出最高人民法院對于侵權警告函內容的審慎義務要求趨嚴的變化，當然，這和我國知識產權制度逐漸完善、市場主體以及知識產權法律服務機構的水平提高相適應的，同時也對今后警告函的內容有很大的指導意義，為了符合專利權人的審慎義務，侵權警告函可以包含如下內容：

　　1）專利權人的身份，包括權利來源的途徑

　　2）專利的具體情況，包括專利的名稱、類型、有效期、專利權利要求的內容，并將公告授權的專利文件（包括專利證書、權利要求書、說明書、附圖）附隨于警告函后

　　3）被警告人侵權行為的具體情況，包括產品的名稱、型號、價格等

　　4）被指控產品特征的簡要歸納，并與專利權利要求進行比對，以明確被控產品落入了專利權的保護范圍

　　5）糾紛各方已采取的救濟途徑

　　6）告知被警告人必須立即停止侵犯專利權的行為，并闡明被警告人所將要承擔的法律責任以及所依據的法律規定。5

　　2.輿論宣傳的限制

　　在市場競爭日趨激烈的今天，知識產權尤其是專利侵權訴訟以及侵權警告函、律師函往往用來和輿論宣傳想配合，提高企業知名度，獲取更高的輿論評價，從而占據更有利的市場競爭地位，如果這種輿論宣傳均以事實為基礎，且專利侵權訴訟或警告行為也是出于維護正當權利的目的，這樣的宣傳造勢屬于合法的范圍之內，但是如果尺度掌握的不好，也會面臨不正當競爭或商業詆毀的問題。

　　1）在法院的侵權訴訟判決尚未作出時即公開宣稱被告侵權。

　　在深圳市創客隆電子有限公司、深圳市朗琴音響技術有限公司商業詆毀糾紛案6中，法院認為，在法院尚未判決侵權的情況下，創客隆公司徑直在其官方旗艦店上散布朗琴公司侵犯了其音箱專利權的虛偽事實，足以造成消費者誤認，損害了朗琴公司的商譽，創客隆公司的行為構成商業詆毀。

　　2）對外宣傳中帶有侮辱、貶低性的語言

　　在上海圣敏餐飲管理有限公司與揚州市龍卷風餐飲企業管理有限公司、李彩章商業詆毀糾紛案（以下簡稱“圣敏訴龍卷風案”）中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“睜眼說瞎話”、“圣敏無能人，不懂知識產權，越做越被動。只知坑人、圣敏必死”、“騙錢”、“聲明也是胡言亂語”、“圣敏活不了多久了”等內容7。明顯帶有侮辱、貶低性的語言，最終被法院認定為構成商業詆毀。

　　3）將兩家公司做傾向性的對比

　　在圣敏訴龍卷風案中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“這鍋比圣敏鍋好多了”、“我們有圣敏無法比擬的成本優勢，我們只需要收圣敏一半的費用就能發展的很好，品牌還比圣敏響”、“上海的專利是用圖紙申請的，我們使用實物申請，法律效力不一樣”、“實物外形專利法律效力強、圖紙外形專利法律效力弱”等。法院認為，這些對比說明既不全面也缺乏依據，無疑會貶低圣敏公司的專利、加盟費及配套設施，同時抬高自身的競爭優勢，最終被法院認定為構成商業詆毀8。

　　二、專利權人公力救濟的限制

　　專利權人維護其專利權的公力救濟方式包括申請行政機關處理和提起專利侵權訴訟兩種方式，但是，如果在過程中存在濫用專利權的情況，可能會引起惡意提起知識產權訴訟和不侵權抗辯的后果。

　　1.惡意提起知識產權訴訟

　　在司法實踐中，一般認為，惡意提起知識產權訴訟屬于惡意訴訟中的而一種，惡意訴訟，通常是指當事人以獲取非法或不正當利益為目的而故意提起一個在事實上和法律上無根據之訴，并致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。認定某種具體的訴訟行為屬于惡意提起知識產權訴訟，至少應當滿足以下構成要件：1、一方當事人以提起知識產權訴訟的方式提出了某項請求，或者以提出某項請求相威脅。2、提出請求的一方當事人具有主觀上的惡意。3、具有實際的損害后果。4、提出請求的一方當事人提起知識產權訴訟的行為與損害后果之間具有因果關系。

　　這其中最關鍵的一點，是如何認定行使專利權的一方主觀上的惡意，在遠東水泥訴四方如鋼案中，法院認為：所謂惡意，是指提出請求的一方當事人明知其請求缺乏正當理由，以有悖于權利設置時的目的的方式，不正當地行使訴訟權利，意圖使另一方當事人受到財產或信譽上的損害。……四方如鋼公司無效程序中在主動放棄和修改涉案專利權利要求后，在侵權訴訟中又基于此部分權利要求向遠東水泥公司提起專利侵權訴訟，主觀上明顯具有惡意。在袁利中與通發公司損害賠償案中，法院認為，涉案實用新型專利雖然已經被國家知識產權局授予專利權，形式上具有合法性，但是由于技術方案早已被國家標準所公開，明顯不符合新穎性的要求，且專利權人作為從事該行業多年的專業人士，對于該專利符合專利法授權實質條件是明知的，其利用我國專利制度對于實用新型專利不進行實質審查的規定將國家標準里的現有技術申請獲得專利權，其主觀狀態應當認為是缺乏誠實信用的，其申請并獲得專利權的行為本身應當認定為是惡意申請。袁利中故意以他人受到損害為目的，以惡意申請并應當被認定自始無效的專利權對通發公司提起專利侵權訴訟，致使通發公司在訴訟中遭受損失，應當承擔相應的民事賠償責任。

　　從法院的上述觀點，不難看出，在認定是否構成惡意上，專利權的狀態是否有效或者是否惡意申請取得的，以及權利人對于其專利權狀態的主觀認識，是主要的考量因素。因此，當事人在申請專利以及提起專利侵權訴訟是之前要做好評估工作，尤其是對于外觀設計專利和實用新型專利，一方面要排查專利是否存在被認定為惡意申請取得的專利的情形，另一方面，在提起侵權訴訟之前，也要核實清楚專利權的狀態，是否存在未交費終止、期限屆滿，以及所主張的權利要求是否存在已經在無效程序中進行了修改。

　　2.濫用專利權抗辯

　　雖然我國的專利法及其司法解釋并未明確將濫用專利權作為一個侵權抗辯的事由，但是已經有地方性的司法指導文件將濫用專利權作為抗辯理由之一，例如北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第126條規定：被訴侵權人提供證據證明涉案專利為專利權人惡意取得的，可以判決駁回原告的訴訟請求。并在127條進一步規定了惡意取得專利權的情形：

　　惡意取得專利權，是指將明知不應當獲得專利保護的發明創造申請專利并獲得了專利權的行為，包括下述情形：

　　1）將申請日前專利權人明確知悉的國家標準、行業標準等技術標準中的技術方案申請專利并取得專利權的；

　　2）國家標準、行業標準等技術標準的制定參與人，將在上述標準的起草、制定等過程中明確知悉的他人技術方案申請專利并取得專利權的；

　　3）將明知為某一地區廣為制造或使用的產品申請專利并取得專利權的；

　　4）采用編造實驗數據、虛構技術效果等手段使涉案專利滿足專利法的授權條件并取得專利權的；

　　5）將域外公開的專利申請文件所披露的技術方案在中國申請并獲得專利權的。

　　也就是說，被訴侵權人如果提供證據證明涉訴的專利權是通過上述情形惡意取得的專利權，法院可以直接判定不侵權，另外，被訴侵權人還可以據此向法院提出惡意提起知識產權訴訟，要求對方賠償損失。

　　三、小結

　　總而言之，在專利糾紛中，專利權人不能任性地拿著專利權隨意開展維權活動，無論是私力救濟中發送警告函、還是與維權活動配合的宣傳推廣，還是公力救濟中的侵權訴訟和行政執法，亦或是專利侵權訴訟中的抗辯，專利權的行使都應當受到一定的限制，如果把握不好，維權活動不僅達不到維護自己權益的效果，反而有可能導致陷入不正當競爭或者惡意訴訟的泥潭，這一專利法領域的新發展不僅為企業的知識產權水平提出了更高的要求，也為知識產權法律服務行業提出了新的挑戰。

　 注釋：
　 1.（2014）民三終子第7號
　 2.（2017）京民終9號
　 3.（2015）民申字第191號
　 4.（2014）民三終字第7號
　 5.立方律師事務所微信公眾號：慎用知識產權侵權警告函——從本田與雙環專利糾紛案說起
　 6.（2016）粵民終1716號
　 7.（2016）蘇民終723號
　 8.（2016）蘇民終723號