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文/北京集佳知識產權代理有限公司 韓雪
關于商標共存，世界知識產權組織（WIPO）對其的定義是：商標共存是指兩家不同的企業在商品或服務上使用相似或者相同的商標，而并不必然相互妨礙其商業活動；國際商標協會（INTA）對其定義是：由雙方或多方就近似商標能避免混淆可能性共存達成的協議，允許當事人間為商標和平共存設定規則。共存同意書和共存協議雖然形式上存在差異，但實質上均包含了在先商標權人允許在后申請商標注冊的意思表示。而商標駁回案件中，共存同意書由于出具手續比較簡便，而被申請商標申請人及引證商標權人更多的采用。
在商標駁回案件中，若引證商標權人出具共存同意書，允許申請商標注冊，則共存同意書便是判斷申請商標是否可以因此得以與引證商標共存的重要考量因素。目前，在商標駁回案件中，對于共存同意書，主要有兩種觀點：一、作為參考；二、充分尊重。其中，商標評審委員會（以下簡稱商評委）及北京知識產權法院的主流觀點是采用第一種觀點：共存同意書是判斷申請商標和引證商標共存可能產生的混淆可能性的重要考量因素，但并不必然具有排除混淆可能性的效力，仍需要結合商標標識本身的近似程度、商品的類似程度以及商標標識與商品的關聯程度等因素予以考慮。于此，筆者則認為，鑒于商標權屬于私權利，應當允許當事人自由處分相關權益，在沒有充分理由證明混淆必然或已經發生的情況下，由引證商標權人出具的共存同意書的效力不應被否認。
在2009年世界知識產權組織的商標、工業設計和地理標志委員會就同意書問題向其成員國做的一次問卷調查中，關于同意書在駁回程序中，能否克服注冊障礙的問題，中國未表明態度；而對于能否接受在相同商品上注冊相同商標的共存協議，中國明確表示不接受。目前，我國法律及司法解釋仍未對商標共存同意書的效力做出明確規定。在商標駁回案件中，對于共存同意書，商評委的主流觀點是，在決定是否允許共存是還應考慮雙方商標整體上是否能夠為消費者區分。因此，對于共存同意書或共存協議，商評委及北京知識產權法院雖然原則上允許共存，但也存在例外。商評委及北京知識產權法院在審理相關商標授權案件時，仍會以商標標識本身的近似程度、商品的類似程度以及商標標識與商品的關聯程度高等理由，對共存同意書的效力不予以考慮。
一、案件1 :申請商標與引證商標字母構成相同
案情介紹情況:
SCHUNK GMBH（下稱SCHUNK公司）的國際注冊第G1002091號“SCHUNK及圖”商標（下稱申請商標，見圖一）在指定中國獲得延伸保護的過程中，其在第7類指定商品：設備和裝配及其以及上述構成的自動控制設備；機床等上的申請被商標局引證在先國際注冊的第G705059號“SCHUNK及圖”商標構成類似商品上的近似商標予以駁回。國際注冊第G705059號“SCHUNK” 商標（下稱引證商標，見圖二）由SCHUNK GMBH & CO.KG提出申請，并通過馬德里體系將其領土保護延伸至中國，核定使用在第7類商品：機器和機器零件,即緊固工具,操縱器,攫握工具移動器轉動和提升器,其中包括上述產品的零件上。
圖一
圖二
商評委裁定:
SCHUNK公司向商評委提出復審申請，其主要理由為：引證商標權利人已簽署同意書，同意申請商標在中國注冊和使用。既然引證商標所有人已經同意申請商標的注冊和使用，考慮到商標權畢竟屬于私權范疇，引證商標將不再對申請商標的注冊構成障礙。2013年，商評委經審理認為：申請人雖提交了引證商標所有人出具的經公證認證的同意書，鑒于申請商標與引證商標字母構成相同，整體外觀亦基本相同，即便引證商標所有人對申請商標的注冊不持異議，但相同商標使用在同一種或者類似商品上仍不可避免地導致混淆，故引證商標仍為申請商標獲準注冊的在先權利障礙。后SCHUNK公司向北京市第一中級人民法院提起訴訟。
一審判決:
北京市第一中級人民法院經審理認為，申請商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品不盡相同，兩商標在構成要素和整體視覺效果上亦存在一定區別，在此基礎上，考慮到引證商標權利人明確表示同意兩商標共存注冊，故有理由認為兩商標權利人在實際經營過程中會進行有效區分，避免消費者的混淆。據此，北京市第一中級人民法院作出決定，要求商評委就此案重新做出決定。商評委不符原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。
二審判決:
北京市高級人民法院經審理，認為商評委所提上訴請求及理由缺乏依據，駁回了商評委的上訴，維持了北京市第一中級人民法院原審判決。申請商標最終被核準注冊。
二、案件2 : 申請商標與引證商標字母構成相同，申請人與引標所有人為同一集團下的關聯公司
案情介紹情況:
第21172142號“LETIAN”商標（下稱申請商標，見圖三）由樂天制果株式會社（下稱樂天制果）向商標局提出申請，指定使用在第30類茶飲料上。第1339058號“LE TIAN” 商標（下稱引證商標，見圖四）由樂天澳的利飲料有限公司，核定使用在第32類商品：礦泉水(飲料)；汽水；果汁飲料；果汁；杏仁奶(飲料)；葡萄汁；水(飲料)；蔬菜汁(飲料)；茶飲料(水)；無酒精飲料。第21170038號“LETIAN” 商標（下稱引證商標，見圖五）由樂天澳的利飲料有限公司，核定使用在第32類商品：啤酒；無酒精果汁飲料；飲料制作配料。
圖三
圖四
圖五
商評委裁定
樂天制果向商評委提出復審申請，其主要理由為：申請人與引證商標所有人為關聯公司。引證商標權利人已簽署同意書，同意申請商標在中國注冊和使用。既然引證商標所有人已經同意申請商標的注冊和使用，考慮到商標權畢竟屬于私權范疇，引證商標將不再對申請商標的注冊構成障礙。2017年，商評委經審理認為：雖然引證商標一、二所有人同意申請商標注冊，但鑒于駁回消費者權利亦是《中華人民共和國商標法》的立法宗旨之一，在申請商標與引證商標一、二共存極易引起混淆的情況下，申請商標應予以駁回。
三、案件3 申請商標與引證商標個別字母不同：
案情介紹情況:
第15726573號“NOVASTACK”商標（下稱申請商標，見圖六）由日本第一精工株式會社（下稱精工株式會社）向商標局提出申請，指定使用在第9類同軸電纜聯接器、電線連接物等商品上。第13443921號“NOVASTAR” 商標（下稱引證商標，見圖七）由海藍帝照明（深圳）有限公司（下稱海藍公司）于2013年10月29日提出注冊申請，2014年10月27日被核準注冊使用在第9類照明設備用鎮流器商品上。
圖六
圖七
商評委裁定：
精工株式會社于2015年向商評委提出復審申請，2016年2月15日商評委作出復審決定，駁回系爭商標的注冊申請。精工株式會社隨后向北京知識產權法院提起行政訴訟。
一審判決：
在該案一審訴訟過程中，精工株式會社提交了引證商標權利人于2016年5月4日出具的同意函，海藍公司在其中明確表示同意精工株式會社注冊和使用系爭商標。北京知識產權法院經審理認為，精工株式會社雖然向法院提交了引證商標權利人簽署的商標共存同意函，但是系爭商標與引證商標高度近似，且系爭商標指定使用商品與引證商標核定使用商品屬于類似商品，系爭商標與引證商標共存容易導致相關公眾對商品來源產生混淆誤認。據此，法院一審判決駁回精工株式會社的訴訟請求。精工株式會社不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴。
二審判決：
北京市高級人民法院經審理認為，系爭商標與引證商標發音、含義均有區別，雖然二者有一定相似性，但是二者尚可區分，各自指定使用的商品也不是相同商品，在引證商標權利人簽署了同意函的情況下，系爭商標與引證商標共存不會導致相關公眾對商品來源產生混淆誤認，且并無證據表明引證商標權利人出具的共存同意書會對相關公眾的利益造成損害，因此應當允許系爭商標注冊。
四、案件思考：
是否在商標授權案件中支持共存同意書的問題，實際上是是否允許相同或近似商標在類似商品上的共存問題。《商標法》第三十條規定“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告”。事實上，《商標法》第三十條的立法目的主要有兩方面：第一，保護在先注冊或初步審定商標，避免商標權利沖突；第二，保護消費者權益，防止因相同或近似商標共存而造成消費者混淆及利益受損的后果。筆者認為，上述兩點原則與在商標駁回案件中充分尊重同意書效力的觀點并不沖突，原因如下：
(一)關于保護在先注冊或初步審定商標，避免商標權利沖突
商標權的本質是民事權利，是私權。《民法總則》第四條規定“民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則”。商標權應是支援型權利，注冊保護應該是對商標在市場中識別功能的一種支援，而不是創設權利。因此，筆者認為，在商標權的取得過程中，行政部門主要的作用在于確權。在沒有充分證據證明必然混淆時，當事人的意思自治和處分權，應該被充分支持。
商標駁回案件中，在引證商標權人作為最熟悉市場使用和最希望排除混淆的人而簽訂了認為不會產生混淆的聲明的前提下，若僅僅推論混淆可能發生，從而對共存同意書不予支持，是難以令人信服的。因此，在直接利害關系人明確聲明不會發生混淆、且沒有充分理由證明混淆必然或已經發生的情況下，以相同或近似商標在類似商品上的共存，存在商品質量無法統一、導致混淆以致損害消費者利益的可能性，從而否定共存協議的效力的觀點亦有待商榷。
(二)、關于保護消費者權益，防止因相同或近似商標共存而造成消費者混淆及利益受損的后果
在決定是否允許相同或近似商標在類似商品上的共存問題上，商評委采取的是在考慮當事人的意思自治和處分權的同時，仍然會依據對雙方商標整體上是否能夠為消費者區分、是否會導致混淆誤認損害消費者利益的主管判斷來決定是否承認共存同意書的效力。
前述案件1及3，在申請商標與引證商標并不完全相同、指定使用的商品亦有所差異，且商標權人簽訂了認為不會產生混淆的聲明的前提下，商評委、北京知識產權法院做出對申請商標予以駁回的決定，似有不妥。而如前所述，案件1中，北京市第一中級人民法院及北京市高級人民法院分別在一審及終審判決中支持了申請人的主張。北京市高級人民法院認為申請商標和引證商標有所差異，雙方指定使用商品雖然類似，但并不相同，在此前提下，高院認同了引證商標所有人出具的共存同意書，最終核準了申請商標的注冊。而案件3中，北京市高級人民法院經審理認為，系爭商標與引證商標尚可區分，各自指定使用的商品也不是相同商品，在引證商標權利人簽署了同意函的情況下，系爭商標與引證商標共存不會導致相關公眾對商品來源產生混淆誤認，且并無證據表明引證商標權利人出具的共存同意書會對相關公眾的利益造成損害，最終核準了申請商標的注冊。
同樣，前述案件2，即第21172142號“LETIAN”商標駁回案中，雖然引證商標所有人作為申請商標所有人的關聯公司，出具了同意函，商評委仍然認為，鑒于駁回消費者權利亦是《中華人民共和國商標法》的立法宗旨之一，在申請商標與引證商標一、二共存極易引起混淆的情況下，申請商標應予以駁回。對于該案，一方面，引證商標權人作為最熟悉市場使用和最希望排除混淆的人簽訂了認為不會產生混淆的聲明；另一方面，引證商標所有人與申請商標所有人是關聯公司的關系，雙方提供的產品品質不會有大的差異；同時，雙方商標指定使用的商品雖然根據《類似商品和服務區分表》屬于類似商品，但屬于不同類似群且并不相同。在此種情況下，商評委僅僅依靠推論、認為混淆可能發生，而做出對共存同意書不予支持結論的做法，是十分值得商榷的。
另一方面，筆者注意到《商標法》第五條規定“兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請注冊同一商標，共同享有和行使該商標專用權”，與此同時《商標法》卻并未要求各主體的商品質量要完全相同。此外，《商標法》第四十三條規定“標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標”。可見，在現行法律條件下，同一商標被不同主體同時持有（共同所有）或使用的情況（共同所有或商標許可）是被允許的。雖然《商標法》第四十三條規定還規定了“許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量”，但是這種要求，在沒有相應罰則的前提下，仍不能排除相關商標被許可給多個被許可人同時使用所導致的商品質量無法統一、導致混淆以致損害消費者利益的可能性。
綜上，當前商標駁回案件中，直接利害關系人一般在充分考慮自身商標的使用情況、價值、申請商標與先商標的相似度等情形下簽署共存同意書，直接利害關系人對商標是否可能造成消費者的混淆或誤認往往比行政和司法機關具有更準確的判斷。故商標共存協議應該可以作為排除商標共存產生混淆可能性的有力證據。此外，在現行法律條件下，同一商標被不同主體同時持有（共同所有）或使用的情況（共同所有或商標許可）是被允許的，且這兩種情況下的商標注冊和使用亦不能完全排除相關商標被許可給多個被許可人同時使用所導致的商品質量無法統一、導致混淆以致損害消費者利益的可能性。因此，筆者認為，在直接利害關系人明確聲明不會發生混淆、且沒有充分理由證明混淆必然或已經發生的情況下，仍以相同或近似商標在類似商品上的共存，存在商品質量無法統一、導致混淆以致損害消費者利益的可能性為由，否定共存協議的效力的觀點有待商榷。相反，筆者認為，在沒有其他因素明顯地表明存在混淆可能性的前提下，當事人的意思自治和處分權應當被充分尊重，其共存請求應被支持。
參考文獻：
《商標授權確權訴訟 規則與判例》 周云川
《商標法修改應立足于商標權的私權屬性》 張淑亞
《如何考量商標共存同意書的效力？》中國知識產權報/中國知識產權資訊網
《論商標共存協議在商標授權確權案件中的效力》戴英，房晶晶，羅思此篇文章由北京集佳知識產權代理有限公司版權所有,轉載請注明出處