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文/集佳知識產權代理有限公司 羅滿
判斷一項技術方案是否具備創造性，要求判斷人員回到申請日之前，看待申請日之后的方案相對于現有技術是否顯而易見。這從操作過程來看，本身就帶有不可思議的色彩，因為判斷人員需要知悉該技術方案，又需要在知悉該技術方案的前提下適時地回到“失憶”的狀態，但這種操作過程又不可避免。
因此，專利規則的演變過程中，始終伴隨著專利創造性評判的客觀化進程。
為了實現創造性評判的客觀化，我國專利審查指南專門給予了指引，即“三步法”：
（1）確定最接近的現有技術；
（2）確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；
（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
應當理解，“三步法”只是審查指南給予的一般性指引，其重要原則還是“判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見”，以上三個步驟并不是創造性判斷的必然步驟，更不能機械地去理解三個步驟之間的關系。筆者總結了一些對三步法的理解可能存在的一些誤會：
誤會一：公開技術特征最多，就是最接近的現有技術。
雖然在尋找最接近現有技術時，公開特征最多是更受青睞的一種尋找方式，但如果忽略了技術領域，很容易犯事后諸葛亮的錯誤。專利審查指南[1]在說明如何“確定最接近的現有技術”時，也指出“應當注意的是，在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術”。
雖然根據我國審查制度，發明的創造性在評判過程中，并不要求限定技術領域，但跨越技術領域或者選定特定的技術領域，必須存在相應的動機。
正如筆者之前所撰“技術問題-現有技術與創造性之間的那層窗戶紙”一文中的示例，雖然現有技術中公開的磁心與申請的技術方案基本一致，公開了大部分的技術特征，區別僅在于應用于自激式推挽變換器，但這種技術領域的選擇，必須論述其動機，否則無法成為否定其創造性的理由。
再比如，筆者近期收到一份審查意見，專利申請方案是驅動塔筒內的熱源（電纜、電氣設備）移動，使其始終貼靠向較冷的塔筒壁，將塔筒壁作為熱源的熱沉；審查意見中指出的最接近的對比文件是半導體基材在退火過程中，將基材快速移動并朝向一冷卻板移動，以使加熱后的基材更快地散熱。審查意見認為區別僅在于，將該種散熱方式應用到塔筒內的熱源。且不說對熱源、散熱原理的認定是否準確，單從邏輯上也存在著問題，回到文首，讓我們回到申請日之前，本領域技術人員在看到基材退火這樣的技術前提下，很容易就想到如何進行塔筒內部熱源的散熱？這顯然需要“創造性天賦的火花”（flash of creative genius）[2]。
更容易接受的邏輯，應該是提供一種塔筒內部熱源散熱困難的現有技術，然后在尋找如何散熱的過程中，存在動機去跨領域尋找散熱手段，例如找到上述基材退火散熱的方案，不管能否結合，至少從邏輯上，更容易接受。
當然，這種要求從某種角度來說可能屬于較為“死板”的方式，但是對于本身具有一定法律屬性的創造性審查而言，擁有完整的邏輯評述顯然更有利于評述客觀化的實現。
從審查的角度，應該適時地讓自己處于“失憶”狀態，不能讓申請的技術方案在心里“生根發芽”，并在其引導下，利用現有技術硬生生地拼湊出對應的技術方案，以否定創造性。
誤會二：技術問題不同，就沒有技術啟示。
例如，專利申請的技術方案是A+B，審查意見認為對比文件1公開A，對比文件2公開特征B，結合得到A+B。代理人（或申請人）發現對比文件2特征B解決的技術問題與專利申請技術方案載明的解決的技術問題不同，代理人立馬歡呼雀躍，洋洋灑灑開始答辯。
讓我們再次回到文首，判斷一件技術方案是否具備創造性，是判斷在申請日之前，本領域技術人員在知悉現有技術的基礎上，該技術方案的獲得是否顯而易見。
舉例說明，申請人的專利申請方案是紙杯，紙杯內壁涂覆一層A材質，可以有效防止向外滲水。現有技術也公開一種紙杯，還公開一種A材質可以起到保溫的效果。如果嚴格按照上述三步法，相較于紙杯，涂覆的A材質是解決滲水問題，而現有技術的A材質是解決保溫問題，無結合的技術啟示。
但理性地回歸到申請日之前，紙杯用于裝水，那么防止燙手、保溫屬于該領域普遍追求的目標，將現有技術中具有保溫性質的A材質用于紙杯內壁（假設不存在其他涂覆應用的障礙或者技術偏見）完全具有這樣結合應用的動機，得到內壁涂覆有A材質的紙杯，不需要付出創造性的勞動。
從另一個角度來說，雖然現有技術中載明A材質是解決保溫問題，但是根據常識或者根據其化學屬性等分析可知，A材質同樣具有鎖水特性，則本領域技術人員基于防止滲水的需求，得到上述技術方案也不需要付出創造性勞動。
因此，也可以這樣理解，“三步法”中所認定的技術問題，并不局限于申請人所載明的技術問題，實際上還包括該技術方案能夠解決（隱含）的其他技術問題。只要現有技術具有這樣結合的技術指引即可。
如日本《審查指南》規定“即使是發明申請與引證發明要解決的技術問題不相同，如果本領域技術人員能夠容易地以一種不同于發明申請的問題解決思路得出發明申請的技術方案，發明申請就不具備創造性”[3]。
誤會三：二級或多級結合，也屬于顯而易見。
目前，創造性條款是審查意見中最為廣泛應用的條款，未檢索到現有技術不進行創造性判斷即行授權的案例鳳毛麟角（但是存在一定數量的不涉及創造性而予以駁回的案例，主要是基于撰寫不清楚、不符合客體等難以克服的缺陷）。筆者針對目前的創造性審查意見作了一下簡單的分類示意。
第一種：一級結合
本技術方案是A+B+C，檢索到最接近的對比文件1，公開特征A，確定區別技術特征是B和C，其中B和C是并列的關系，不存在先后依附關系，然后獲得對比文件2、3，二者分別公開特征B和C，且解決的技術問題、所起作用與本技術方案一致，結合對比文件1-3后得到A+B+C。這種類型的審查意見最為常見，答復思路也最為簡單，特征是否的確公開、是否具備結合啟示、技術特征是否能夠割裂等，已有廣泛探討，本文不作贅述。
第二種：二級或多級結合
該種類型，就是通過簡單的組合不能得到該方案，必須在兩項或以上的現有技術結合的基礎上，再進行一次啟示并結合，才能得到專利申請的技術方案，即需要“二級或多級結合”。與一級結合的區別是，上述的B和C（或）B+和B-不是并列的關系，而是存在先后依附關系。
這種創造性評價方式，筆者認為必須慎重。
從嚴格的“三步法”來說，關于是否顯而易見，現有技術是否存在技術啟示，審查指南給出的幾種示例都是一級結合，如果需要二級結合，實際上恰恰說明相應的技術方案具有一定的創造性，多級結合則更應當傾向于具有創造性。
當然，不能機械地理解“三步法”，當需要二級結合否定創造性時，筆者以為上述包含C或B—的現有技術，應當是常規技術手段、公知常識。
例如，與最接近的現有技術（對比文件1）相比是設置有支撐柱（B），以解決達到支撐平衡的目的，并且支撐柱的棱邊設有圓角（C），以避免磨損其他構件；而對比文件2公開支撐柱，但未公開設有圓角，對比文件3公開某種支撐結構設有圓角以減少對其他構件的磨損，則這種二級結合方式，筆者認為可以否定被評價方案的創造性，因為，圓角可以認為是本領域技術人員根據安裝環境做出的常規優化設計，即便沒有對比文件3，也可以是對比文件1和常規技術手段的結合，這種審查意見非常普遍。
但，如果不是設置圓角，而是在支撐柱上進一步設置有凹槽，該凹槽用于安裝儲電裝置（C），以存儲電能為基礎部件供電，往往還包含一些與其他特征相互配合、呼應的關系，此時，再檢索到一篇對比文件3（往往與本方案、對比文件1、對比文件2領域完全不同），設有凹槽和安裝于凹槽的儲電裝置，然后在對比文件1+2的基礎上，再結合對比文件3，筆者以為這種評判結果具有很濃厚的導向性，即審查指南所述的“事后諸葛亮”。
不可否認，本領域技術人員在改進對比文件1時，可能會進行不斷的改進優化，優化為D1+D2，發現有問題，再優化為D1+D2+D3，但是這種改進過程同樣也是創造性體現的過程，如何以一脈相承的方式進行這樣的優化，是否具備較為合理的結合動機以及技術手段的復雜性，都應該作為考量的因素，至少不應該輕易地以這種二級以上的結合方式，認為被評價的方案相對于現有技術顯而易見。
現在面臨較多的審查意見，采用了二級結合，同時存在很強的“拼湊”感，但似乎又沒有明顯的邏輯問題，不過從發明人的本領域技術人員角度來看，創造性被否定，又是非常的不可思議。
因此，筆者認為二級或多級結合創造性評判方式，具有諸多不合理之處，值得商榷。
總而言之，根據“三步法”的原理，技術方案相對現有技術是否顯而易見，要同時考慮主觀上能否結合（存在動機）和客觀上能否結合（技術可行），不能只關注表象，以現有技術的特征進行拼湊，理解審查指南關于“現有技術整體上是否存在某種技術啟示”的含義。
以上是筆者站在專利代理人、發明人的角度來看待創造性評判的標準時，所獲得的心得體會，由于視角所限，觀點難免有失偏頗，還望同行斧正。
注釋：
[1] 《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1
[2]《專利創造性判斷研究》 石必勝著 第一章第一節
[3] 《專利創造性判斷研究》 石必勝著 第六章第四節此篇文章由北京集佳知識產權代理有限公司版權所有,轉載請注明出處