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文/集佳知識產權代理有限公司 隋丹丹
近年來，越來越多的中國企業重視在海外的知識產權保護。其中，作為世界第一大經濟體的美國已成為很多企業進行國際專利布局的首選國家。中國企業在對美貿易中，會遇到許多專利問題和專利障礙，需要靈活運用專利戰略，為對外貿易保駕護航。
在專利申請階段，中國和美國專利實踐有一些較大的區別，有些區別是相得益彰的，在這種情況下在處理中國專利實踐時可以兼顧美國；有些區別是不能兼顧的，在這種情況下按照中國專利實踐處理后可以針對美國實踐進行相應的改動。這就要求申請人和代理人對中國和美國的專利實踐處理采取不同的策略。對此，本文從以下幾個方面展開討論：
一、說明書對權利要求書的支持標準
在中國專利實踐中，在實審過程中，對權利要求的修改和新增的內容需要從原始申請文本中“直接地、毫無疑義地得出”。也就是說，在實審過程中，對權利要求進行修改的內容幾乎是需要引用原始說明書或權利要求書中的“原封不動”的描述，否則會以超出原申請范圍為理由拒絕這種修改。中國審查員不會接受對說明書中進行的上位概括語言，即使本領域技術人員根據說明書中的內容能夠理解或者實施該上位概括。
相反，在美國專利實踐中，在實審過程中，對權利要求的修改可以是對申請文本的上位概括，只要本領域技術人員根據原始申請文本的內容能夠理解或者實施該權利要求中的上位概括即可。
因此，在專利實踐中，代理人可以針對中美申請進行分別處理。在給中國代理人的指示中，美國代理人對權項的修改有可能是說明書的上位概括，而這種修改在中國往往被認定為超出原申請范圍而不被允許。遇到這種情況，中國代理人應該向美國代理人說明不被允許的表述，并提出符合中國實踐的權利要求的表述。相反，針對美國申請，在給美國代理人的指示中，中國代理人對權項的修改可以不局限于說明書中明確的描述，只要對權項的修改是根據說明書的內容可以理解的上位概括即可。
這就要求在準備申請文本過程中，針對美國和中國專利應該應用不同的策略。例如，針對化合物的基團限定，在美國說明書中“甲基”有可能對修改的權利要求中的“C1-C6烷基”進行支持，而在中國申請中這種修改是不能得到說明書支持的。因此，在撰寫過程中，如果這是本發明的發明點，就需要在說明書中除了有“甲基”這種具體描述，還需要有“C1-C6烷基”這樣的上位概括的描述，以作為后續修改和支持的基礎。
二、對權利要求修改的時機和要求
美國的專利審查對權利要求的修改要求要比中國的寬松。在美國專利實踐中，申請人可以在審查員啟動審查程序之前主動修改申請文件。在答復審查意見時也可以主動修改申請文件。這種權項修改可以是針對原始申請文本增加、刪除或修改權利要求，而不需要針對審查員的審查意見進行。
相對而言，在中國專利實踐中，發明專利申請只有在提實審請求時或在收到進入實審通知之日起3個月內，可以對申請文件進行主動修改。其他修改只能按審查員要求進行，或經審查員同意進行修改。并且，如果不是基于對審查意見通知書中對審查意見的答復，一般不允許擴大獨立權利要求的保護范圍或新增權利要求。
因此，針對這兩種情況，代理人對權利要求的撰寫策略也有所不同。這就要求代理人在中國申請的撰寫過程中就應該將權利要求盡可能寫完善寫清楚，以避免在后續實審過程中由于修改限制而被迫處于尷尬之地。
三、對非顯而易見性和技術效果的要求
美國對專利申請授權的要求為滿足實用性、新穎性、非顯而易見性要求。而中國對于專利申請授權的要求為滿足實用性、新穎性、創造性要求。對于非顯而易見性的要求，美國申請在審查過程中只要判斷所述發明是否顯而易見即可，并不要求本發明與對比文件的區別技術特征在解決某個技術問題時具有特定的有益效果。而在中國專利實踐中，審查員在審查本發明是否具有創造性時，需要考慮求本發明與對比文件的區別技術特征在解決某個技術問題時是否具有特定的有益效果。如果沒有這樣的有益效果，審查員會認為該區別技術特征是常規技術手段，因而認為權利要求不具備創造性。此外，在本發明技術方案與對比文件比較接近時，即使說明書中描述了有益效果，審查員還會認為該區別技術特征是常規的，因為對比文件中也有這樣的效果。因此，如果在說明書中有該區別技術特征與有益技術效果在技術上的聯系，則對答復是比較有利的。
四、審查程序中的后續程序
在美國專利實踐中，審查員發出最終審查意見（Final Office Action，下稱Final OA）后，在答復Final OA時，申請人只能進行權利要求的刪除，或者對權利要求進行形式問題的修改，這種修改不能改變權利要求的保護范圍，并且不能引起新的問題，以便審查員不進行檢索而對權利要求是否可以授權加以考慮。
如果申請人認為通過修改權利要求可以克服Final OA中提出的問題，申請人可以請求再審查（Request for Continued Examination，下稱RCE），這種RCE請求是不受次數限制的。
如果申請人和審查員對于目前權利要求能否獲得授權的意見不一致，也就是申請人認為不必進行修改權利要求即具有專利性，則在審查員發出最終審查意見后，申請人還可以啟動上訴（Appeal）程序。
此外，在申請人有意愿對獨立權利要求的保護范圍進行縮小時，還可以在審查員發出最終審查意見后通過提交After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0請求繼續審查。
由此可見，美國專利申請在答復過程中具有比較大的靈活性。在不關注費用的情況下，代理人可以不用一次性將權利要求修改得較窄，因為代理人總有下一次機會根據審查員的審查意見來決定是否需要進一步修改權利要求或采取相應的爭辯策略。當然這也跟申請人愿意為審查程序花費多少費用息息相關。
相對而言，在中國專利實踐中，在審查員發出駁回通知后，申請人沒有請求再審查的機會，而只能向專利復審委員會請求復審。在復審程序中，申請人有一次修改權利要求的機會，通常這是最后一次修改的機會。
如果申請人不滿意專利復審委員會的決定，申請人只能向法院提起行政訴訟程序。在行政訴訟程序中，申請人不能修改權利要求。
此外，還有一個尋求繼續審查的機會就是提交分案。但是，分案提交的時機是在母案審查程序終結之前。而在母案的審查程序已經結束的情況下，除非審查員提出單一性問題，申請人是不可以基于分案再分案的。也就是說，在母案的審查程序已經結束的情況下，分案申請是申請人的最后一次機會。鑒于中國申請修改和爭辯的機會有限，代理人在答復審查意見時，應盡可能把握機會。
五、對中美兩國審查歷史的考慮
美國專利在維權時，非常重視申請人在申請過程中對權利要求的修改和爭辯。如果在中國專利申請過程中，審查員引用的對比文件和拒絕理由與美國同族相同，則可以基于美國權利要求修改進行相應的修改和爭辯。如果審查員引用的對比文件和拒絕理由與美國不同，則要注意在對中國審查意見的修改和答復過程中，不能對美國同族申請產生不利影響。即使在美國審查過程中對權利要求的修改不能克服中國審查員提出的問題，那么也可以將美國對權利要求的修改新增的特征加入到中國申請的從屬權利要求中，以防當進入無效程序時，也有作為修改基礎的后備權利要求。
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