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文/集佳知識產權代理有限公司 邢雨辰
美國專利法的101條款規定：
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
該條款對專利申請保護的主體提出了可專利性的要求，即什么類型的主體是可以獲得專利保護，什么類型的主體不可以獲得專利保護。該條款雖然看起來像是從正面定義了專利保護的范圍，但是在實際審查過程中，其主要用于將抽象概念、商業方法、自然規律、自然產物等領域從專利權中排除出去，以避免有人利用專利制度對“本應屬于全人類”知識成果進行壟斷或者不當占有。
然而，熟悉美國申請實踐的相關從業者大多都會有這樣一個感覺，在實際申請過程中，基于101條款的駁回就像一個筐，什么權項都可以往里裝。這實際上是因為101條款之下的判定在很大程度上需要結合具體的案例進行事實判斷，審查員有時會僅審查權項的構成，有時候還需要從說明書入手來分析權項所要保護的發明是否會試圖涵蓋過寬的范圍。這就導致在具體的審查實踐中，USPTO在所執行的判斷標準是相當模糊的，也就是說，101條款的適用很難找到一個一刀切的范圍。目前，該條款雖然有了基于Alice/Mayo案例得到的兩步法作為指導，但實踐中如何具體使用兩步法仍主要通過USPTO針對近期案例發布一次又一次的備忘錄來進行調整。
值得注意的是，USPTO于2019年1月7日發布了涉及101問題的新審查指南（The 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance），該指南是可以視為是對2018年6月7日的備忘錄（Memorandum - Recent Subject Matter Eligibility Decision: Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals）所確立的審查規則的進一步確認，反映了USPTO近幾年來在可專利性問題上標準逐漸放寬的傾向。
在2018年6月7日的備忘錄中，USPTO主要引用了聯邦巡回法院對Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals一案的判決，該案涉及醫學治療領域，涉案權項可簡述為兩個步驟：首先判斷病人是否是CYP2D6代謝不良者，然后根據判斷結果為病人派發（administering）特定劑量（權項中明確限定了詳細劑量）的伊潘立酮。無效方認為該權項涉及的是伊潘立酮與CYP2D6代謝之間的關系，屬于自然存在的法則，涉案權項指向了這一法則，而除此之外不存在Alice/Mayo兩步判定中的“顯著的更多”（significantly more），因此應當依據101條款判定其不屬于可專利的方法。但是，巡回法院最終認為，該方法中的第二步需要一名醫生來派發特定伊潘立酮，因此實質上指向了對該自然法則的應用（an application of that relationship），而不是指向該自然法則本身。因此，這一涉及應用的步驟使得涉案權項滿足了Alice/Mayo兩步判定中對可專利性的要求。
USPTO認為，巡回法院的判決反映了在進行101判定時，需要從整體上來判斷權項是否指向不可專利的領域。同時，USPTO將該案與Mayo案進行比較，認為Mayo案中的涉案權項雖然也包含一個向病人派發藥物的步驟，但該步驟僅僅是為了收集自然法則的數據，因此僅僅是輔助診療的手段，不屬于“治療方法”權項中實際使用自然法則的情況。據此，USPTO得出了以下結論：首先，“治療方法”權項因為實際應用了自然法則，在Alice/Mayo兩步法中不應被認為指向不可專利的領域；其次，“治療方法”權項不需要進一步包含非常規或者非傳統的步驟也能滿足101條款的要求。
雖然以上結論僅代表對“治療方法”權項審查的放寬，但在2019年1月7日修訂的指南中，USPTO似乎將同樣的思想拓展到了其他具有潛在不可專利性的領域。在新的指南中，USPTO指明在Alice/Mayo兩步法中判斷“是否指向不可專利概念（judicial exception）”時，需要遵循以下規則：
A claim is not “directed to” a judicial exception, and thus is patent eligible, if the claim as a whole integrates the recited judicial exception into a practical application of that exception. A claim that integrates a judicial exception into a practical application will apply, rely on, or use the judicial exception in a manner that imposes a meaningful limit on the judicial exception, such that the claim is more than a drafting effort designed to monopolize the judicial exception.
該新規則極大的放寬了以往審查中判斷可專利性的限制。從某種程度上說，只要權項在整體上將不可專利的概念整合進實際的應用中，就可以認為該應用對該不可專利的概念進行了重要的限制。因此，該權項就不能被認為僅僅是在試圖壟斷該不可專利的概念，可以滿足101條款的要求。
因此，新指南要求審查員在進行Alice/Mayo判斷流程時需要在原先的基礎上執行一個額外的步驟。以往，審查員在發現權項包含涉及不可專利概念（如自然法則，數據采集分析方法等）的特征時，會直接認定該權項指向不可專利的概念，緊接著會去判斷除去所有該類特征之后剩余的特征是否是“眾所周知、常規、傳統的”（well-understood, routine, conventional），如果是，則認為該權項不符合101條款的要求。而目前審查員在發現權項包含涉及不可專利的概念時，需要首先判斷是否存在某個特征將該不可專利的概念整合到實際的應用中，如果有，則認為該權項并不指向不可專利的概念，因此直接符合101條款的要求，無需再進行涉及“眾所周知、常規、傳統的”特征的判斷。
這就意味著，在目前的美國專利申請實踐中，申請人有更大的把握能夠克服101駁回。之前在答復101駁回時，很多審查員實際上將“是否指向不可專利概念”幾乎等同于“是否涉及不可專利概念”。由于USPTO審查指南只對能提高計算機本身性能的發明進行了明確的豁免，其他涉及抽象概念、自然法則和商業方法等領域的判斷標準均十分模糊，這使得很多計算機算法、虛擬數據操作等方面的發明往往無從在該問題上與審查員進行爭辯，只能退而求其次來論證其他特征不是“眾所周知、常規、傳統” 的。而在2018年4月19日的USPTO備忘錄發布以前，審查員使用“眾所周知、常規、傳統” 的這一理由幾乎不需要任何客觀證據，最終導致針對101駁回的爭辯中往往是申請人與審查員各執一詞，使得申請程序陷入死局。
然而，在目前的新規則之下，“是否指向不可專利概念”和“是否涉及不可專利概念”之間有了明確的區別，只要申請文件中描述了對不可專利概念的具體應用，申請人就可以將其作為新的限定補入權項，并向審查員指出該限定使得權項不再指向不可專利的概念。由于滿足該要求比定義“不可專利概念”和論證是否“眾所周知、常規、傳統” 具有更加簡潔、客觀的標準，同時對原始權項的附加限制甚至可能弱于從說明書補入一些非“眾所周知、常規、傳統”的特征，因此很有可能是解決101駁回的最優解。
顯然，該新規則也相應的對美國專利新申請的撰寫指明了一個新的方向。在撰寫說明書時，申請人可以在技術的實際應用層面進行更加深入的挖掘，并將不同類型的具體應用進行總結歸納，形成多個層次的實施例，作為遇到101駁回時的“修改候補”。而在撰寫權利要求時，如果為了追求更大的范圍，可以考慮先將涉及具體應用的部分不寫入獨權，僅保留在說明書部分或者從權中。比如，在獨權中可以先不限定計算所得數據的用途、不限定對傳輸和處理后的信息進行什么操作。等到審查員指出基于101條款駁回之后，申請人可以再根據具體情況將能滿足101條款要求的具體應用特征補入到獨權之中。
以上是筆者個人根據實踐對美國101條款新規則的一些理解。然而需要指出，由于USPTO會不定期的針對近期巡回法院的重要判例發布新的備忘錄，以上所述的分析和處理方法實際上具有很大的“時效性”，即無法排除之后的審查判定標準進一步放寬或者變嚴苛的可能性。一方面，這意味著在針對101駁回進行修改和爭辯時，最好時常參考USPTO最新發布的備忘錄，特別是這些備忘錄中所引用的新判例，據此來分析USPTO近期對可專利性判斷的傾向性。另一方面，也建議申請人珍惜目前“來之不易”的時局，盡快處理具有可專利性問題或者潛在可專利性問題的申請，及時避免101條款成為在美國申請專利的障礙。
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