文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亞洲
導(dǎo)語 美國的專利制度，尤其是專利無效程序，體系復(fù)雜，特色鮮明。現(xiàn)將與美國專利無效程序有關(guān)的情況介紹如下，以供參考（*注：以下介紹不包括原已有且現(xiàn)仍有效的Ex Parte Reexamination EPR程序）。
一、美國專利無效的途徑
2011年9月, 美國頒布了America Invents Act（《美國發(fā)明法》，以下簡稱AIA) , 這是美國近六十年來最重要的專利法修正案，該法對專利授權(quán)后的無效制度進(jìn)行了大幅修改。目前，美國專利無效大體分為行政途徑、司法途徑和準(zhǔn)司法途徑這三種。
1、行政途徑。AIA修改和新增了三種無效（復(fù)議）程序，分別是Inter Partes Review (簡稱IPR)，Covered Business Method Review (簡稱CBMR)，和Post-Grant Review (簡稱PGR)，由于找不出妥帖的與之對應(yīng)的中文翻譯，故下文均以簡稱特指對應(yīng)的程序。
2、司法途徑。指被控侵權(quán)人向聯(lián)邦地區(qū)法院提起無效（*注：與專利侵權(quán)有關(guān)的案件系exclusive jurisdiction ，故此類案件初審均應(yīng)由聯(lián)邦地區(qū)法院行使管轄權(quán)），然后由該法院判斷主張權(quán)利的專利的有效性。
3、準(zhǔn)司法途徑。指被請求人（被控侵權(quán)人）向美國國際貿(mào)易委員會（International Trade Commission，以下簡稱ITC）提起無效，由ITC判斷主張權(quán)利的專利的有效性。
二、通過行政途徑提起無效（復(fù)議）
1、新的IPR程序?qū)嵤┖螅暾埲酸槍σ咽跈?quán)專利均可提起IPR程序挑戰(zhàn)其有效性。但需要注意的是，IPR程序可以以授權(quán)專利缺少35 U.S.C § 102條規(guī)定的新穎性、35 U.S.C § 103條規(guī)定的非顯而易見性為由提起無效，其中現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)類型應(yīng)只限于在先專利和公開出版物這兩種情形。另外，IPR程序只能在專利授權(quán)日起9個月后或在PGR程序結(jié)束后提起（以下第2點(diǎn)會介紹PGR）。
2、新的PGR程序?qū)嵤┖螅暾埲酸槍σ咽跈?quán)的專利可提起PGR程序挑戰(zhàn)其有效性。與IPR程序不同的是，PGR大大擴(kuò)充了提起無效的理由和證據(jù)類型，除了以授權(quán)專利缺乏新穎性、非顯而易見性為由提起無效外，申請人還可以以授權(quán)專利違反了35 U.S.C § 101條規(guī)定的可專利性主題問題、35 U.S.C § 112條規(guī)定的說明書等問題提起無效，此外，證據(jù)類型除了在先專利和公開出版物外，也可以提交銷售、公開使用、在先申請（未公開）、專利不可實(shí)施等在內(nèi)的任何證據(jù)。另外，與IPR程序不同的是，PGR只能在專利授權(quán)日起9個月內(nèi)提起。
3、CBMR一般只針對商業(yè)方法專利。基于CBMR提起無效的理由和證據(jù)類型與PGR相同，與PGR不同而與IPR相同的是提起的時間，即，申請人只能在專利授權(quán)日起9個月后或在PGR程序結(jié)束后提起。
4、基于IPR、PGR和CBMR三種途徑發(fā)起的無效（復(fù)議），均應(yīng)向Patent Trial and Appeal Board (專利審判及上訴委員會，PTAB)提出，通常PTAB的三個專利法官（審查員，Administrative Patent Judge）會組成APJ審查組負(fù)責(zé)審理并裁決。各方對于PTAB的裁決不服，可以向The United States Court of Appeals for the Federal Circuit（聯(lián)邦巡回上訴法院，CAFC）提起訴訟，對于CAFC判決不服，還可向美國聯(lián)邦最高法院上訴。在此需要注意的是：
（1）PTAB類似于我國的原專利復(fù)審委員會（PRB），現(xiàn)國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部，專職審查專利無效事務(wù)；
（2）CAFC審理的基于IPR、PGR和CBMR程序產(chǎn)生的無效案件衍生的訴訟類似與北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理的涉及專利無效的行政訴訟，系專屬管轄；
（3）美國聯(lián)邦最高法院審理的源自CAFC的上訴案件，類似于2019年1月1日之后，我國最高法院（知識產(chǎn)權(quán)庭）統(tǒng)一審理的行政訴訟二審案件；
（4）與我國專利無效行政訴訟不同的是，基于IPR、PGR和CBMR三種途徑而衍生的訴訟（指CAFC審理的訴訟案件以及美國最高法院審理的上訴案件）訴訟參與人為專利權(quán)人和無效發(fā)起人，不包括PTAB；
（5）能夠發(fā)起IPR、PGR和CBMR程序的申請人應(yīng)當(dāng)指除專利權(quán)人之外的利害關(guān)系人，我國專利無效對于申請人并無特別限制；
（6）IPR、PGR和CBMR程序的受理有一定門檻，即，PTAB經(jīng)過初步審查，只有在認(rèn)為被請求的專利至少有一項(xiàng)權(quán)利要求有被無效的可能性的情況下才會正式受理無效（復(fù)議）申請，初步統(tǒng)計(jì)顯示PTAB對于無效（復(fù)議）案件受理率約為60%。我國專利無效對于正式受理，除了形式要求之外，亦并無特別限制。
5、根據(jù)USPTO（美國專利商標(biāo)局）公布的2012年9月16日至2018年12月31日美國專利無效案件數(shù)據(jù)，在IPR、PGR、CBMR三種無效（復(fù)議）程序中，IPR占比最多，高達(dá)92%，合計(jì)為8917件；IPR較少，占比僅為2%，合計(jì)150件。從目前的數(shù)據(jù)觀察，IPR是上述三種無效（復(fù)議）程序中最受歡迎的方式。
6、以下是PGR和IPR兩個程序基本流程以及所耗費(fèi)時間流程圖：
7、以下是IPR、PGR、CBMR三個程序?qū)Ρ缺恚?/strong>
三、通過司法途徑提起無效
如上所述，當(dāng)專利權(quán)人向聯(lián)邦地區(qū)法院提起專利侵權(quán)訴訟后，被控侵權(quán)人可以直接向?qū)徖砬謾?quán)案件的法院提起無效（且這種方式以前是專利無效的主要途徑），具體為：（1）以原告主張權(quán)利的授權(quán)專利不具備可專利性條件應(yīng)予以無效為由進(jìn)行抗辯；（2）以原告主張權(quán)利的授權(quán)專利不具備可專利性條件應(yīng)予以無效為由，在被訴案件中提起反訴；（3）以主張權(quán)利的授權(quán)專利應(yīng)予無效為由，直接提起確認(rèn)不侵犯專利權(quán)訴訟。聯(lián)邦地區(qū)法院可就以上無效請求直接進(jìn)行審查，雖然目前我國審理專利侵權(quán)案件的法院還不能直接對主張權(quán)利的授權(quán)專利有效性進(jìn)行審查，但司法實(shí)踐中已有個案在做類似嘗試。
如果申請人通過IPR或PGR程序針對一件已經(jīng)授權(quán)的專利提起了無效，再假設(shè)上述專利的權(quán)利人隨后向聯(lián)邦地區(qū)法院提起了專利侵權(quán)訴訟，通常該在后的侵權(quán)訴訟案件會中止（初步統(tǒng)計(jì)顯示中止比例約70%），等待IPR或PGR程序的結(jié)果，除非審理法院同意專利權(quán)人請求解除中止等動議（stay consideration）。當(dāng)然有的專利侵權(quán)案件也未因有IPR或PGR而中止，法院只是采用了延緩審理的方式，例如IPR程序?qū)嵤┖蟮募衙鳎℅armin）公司專利侵權(quán)案即如此。在我國是否因無效程序而中止專利侵權(quán)訴訟是一個經(jīng)常被問及的問題，事實(shí)上，思考這個問題的現(xiàn)實(shí)意義并不大，原因是我國的無效程序進(jìn)程如此迅速（約6-8個月），可能還未待審理專利侵權(quán)案件的法院思考要不要中止之時，無效結(jié)果已作出。
根據(jù)禁反言（Estoppel）規(guī)則，為了避免重復(fù)、沖突的無效程序，如果PTAB已針對IPR或PGR程序中授權(quán)專利作出了無效裁定，那么在聯(lián)邦地區(qū)法院的侵權(quán)訴訟以及ITC的337調(diào)查程序中，被控侵權(quán)人不能再次基于已經(jīng)提出過的理由或者本應(yīng)提出的理由（any ground raised or reasonably could have been raised）挑戰(zhàn)該專利有效性。
對于美國聯(lián)邦地區(qū)法院初審判決不服，應(yīng)當(dāng)向CAFC提上訴，對于CAFC的判決不服，可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。
雖然通過司法途徑提起無效沒有時間限制、沒有理由限制，也沒有證據(jù)形式限制，但其最大的弊端在于由于訴訟程序冗長而導(dǎo)致無效審查費(fèi)時耗力，尤其是訴訟中使用陪審團(tuán)判定可專利性問題時，由于那些由普通公眾而非專業(yè)技術(shù)人員組成的陪審團(tuán)對于專利無效中涉及技術(shù)問題一籌莫展，更加拖延了案件進(jìn)程。因此，權(quán)衡利弊后，越來越多的請求人傾向于通過IPR程序發(fā)起無效。
四、通過準(zhǔn)司法途徑提起無效
美國國際貿(mào)易委員會（ITC）可以基于專利權(quán)人的請求，根據(jù)337條款，就入境美國的貨物涉嫌侵犯在美國已授權(quán)的專利權(quán)進(jìn)行審查，在此過程中，被申請人可以以專利權(quán)人主張權(quán)利的授權(quán)專利不具備可專利性條件應(yīng)予以無效為由作為抗辯，ITC可就該無效請求直接進(jìn)行審查。當(dāng)然被申請人也可針對主張權(quán)利的授權(quán)專利向PTAB提起IPR或PGR程序，不確定的是，PTAB對于無效（復(fù)議）裁決結(jié)果是否必然為ITC所尊重和執(zhí)行。
對于ITC的裁決（涉及無效的部分）不服，應(yīng)當(dāng)向CAFC提上訴，對于CAFC的判決不服，亦可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。
參考文獻(xiàn)：
1、Peter S. Menell, Mark A.Lemley, Robert P.Merges,Intellectual Property in the New Technological Age:2018
2、Craig Allen Nard,The Law of Patent (Fourth Edition), 2017
3、www.uspto.com
4、宋蓓蓓、呂利強(qiáng)：《美國專利無效制度的改革進(jìn)展與思考》，《電子知識產(chǎn)權(quán)》，2017