文/北京集佳知識產權代理有限公司 朱剛琴
自1983年中國商標法首次實施以來，在世界經濟一體化、爆發式電子商務發展的沖擊下，經過近四十年的商標確權維權跋涉歷程，中國企業的商標維權意識得以大幅提高。與此同時，全球各國商標法規加快頻率的更新修改和迭起的司法判賠案例也體現著對商標維權支持和侵權打擊力度的日益增強。在此背景下，了解商標侵權賠償的適用條件及由其反映的侵權賠償范疇的擴張發展是對企業較為實用的需求之一。
本文借2019年底江蘇省高級人民法院宣判的國內小米公司訴中山奔騰公司“小米生活”商標侵權案【1】，和2020年4月美國最高法院宣判的美國羅麥格紐扣公司訴美國富思有限公司“ROMAG”商標侵權案【2】進行兩國商標侵權賠償的適用條件解讀，以期為企業了解侵權賠償標準及其擴張化發展有所啟迪。
在適用成文法的中國，體現商標侵權賠償力度擴張的一典型變化為在立法上引入了商標侵權懲罰性賠償機制，且該機制在司法實踐中快速規范化發展，顯著提升了侵權賠償的威懾力。具體表現為，《中華人民共和國商標法》2013年修正內容第六十三條關于商標侵權賠償內容中首次在2001年修正《商標法》的基本補償性賠償條款基礎上引入了懲罰性賠償機制，明確了對惡性侵犯商標專用權的行為，情節嚴重的，可以在權利人實際損失、侵權人獲利、商標使用許可費倍數確定數額的一倍以上三倍以下判賠；2019年《商標法》進一步修正了第六十三條商標侵權賠償內容，商標侵權懲罰性賠償數額最高限度從2013年修正的三種基本計算方式基礎數額的三倍提升至五倍，且法定最高賠償額從三百萬元上漲至五百萬元，對商標侵權的加強打擊趨勢可見一斑。
在適用上述商標侵權懲罰性賠償法律規定方面，2019年底宣判的國內“小米生活”商標侵權案屬于一例最新典型案件。特此剖析國內“小米生活”商標侵權案體現的司法判賠中適用懲罰性賠償的基本條件如下：
在小米公司訴中山奔騰公司“小米生活”商標侵權案中，江蘇高院判決了中山奔騰公司等賠償小米公司經濟損失5000萬元以及為制止侵權行為支出的合理支出414198元，基本前提包含三方面內容：
1、商標權人明確主張請求適用懲罰性賠償
據相關媒體報道，本案高達5000萬元的懲罰性賠償額是“近三年國內已公開商標侵權生效判決中最高賠償額”，而適用懲罰性賠償和判決的該具體金額來源于原告小米公司方主動基于被告侵權獲利額計算結果提起的明確訴訟主張，即法院支持了原告的懲罰性賠償額訴求，而非法院自發判決賠償。
盡管商標法中并未明確規定適用懲罰性賠償應當以權利人明確主張請求適用為前提，導致在理論界和前期司法實踐上，法院是否只能基于權利人的主張進行懲罰性賠償存在過爭議性理解和做法，但根據大范疇法律背景進行體系解釋，《民法通則》明確列舉了包括商標的知識產權為民事權利之一，且即將于2021年1月1日施行的《中華人民共和國民法典》第一百二十三條同樣列出民事主體依法享有知識產權，顯示知識產權受民法典規范，因而商標侵權糾紛應屬于民事訴訟范疇。鑒于此，參照適用民事訴訟“不告不理”的基本原則，懲罰性賠償的判決需以原告商標權人明確主張請求才可適用更符合法理。
同時，對商標權人的側面啟示為，為使得法院有充分理由對侵權人適用懲罰性賠償，權利人了解懲罰性賠償制度的存在，積極主張并有理有據計算提供己方實際損失額、侵權人不當獲利額等必要考量數據，將是可以爭取到法院支持的利器。
2、行為人主觀明顯惡意
在“小米生活”商標侵權案中，判決中山奔騰公司承擔懲罰性賠償額時，法院詳細闡述了兩被告的侵權行為具有明顯的主觀惡意，列舉的具體事實包括被告刻意強化與原告及其商標的近似程度，存在模仿性廣告宣傳，以及在被告“持有的‘小米生活’注冊商標經過商標評審程序及一審行政訴訟均被宣告無效、本案一審判決亦已做出的情況下，中山奔騰公司等直到二審進行過程中依然持續實施被訴侵權行為，具有明顯的侵權惡意”等內容，體現了法院在判決懲罰性賠償前，對論證對方構成主觀惡意這一前提條件的重視。
事實上，不僅商標法第六十三條明確列舉了倍數懲罰性賠償的前提之一為“惡意侵犯商標專用權”，《商標法》多條款涉及賠償的但書表述均體現了主觀惡意是適用賠償的前提，包括“第三十六條：……自該商標公告期滿之日起至準予注冊決定做出前，對他人在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或者近似的標志的行為不具有追溯力；但是，因該使用人的惡意給商標注冊人造成的損失，應當給予賠償”、“第四十七條：……宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償”。
基于以上法律條款和判例實踐基本可以看出，在中國，主觀惡意是適用懲罰性賠償的必要條件之一。因此，對于企業，為使得懲罰性賠償訴求獲得支持，證明侵權人“明知/應知而故犯”等主觀惡意的重要性不言而喻。但論證構成“主觀惡意”的具體行為方式則難以窮盡式清晰列出，就本案例對企業的參考意義來看，有效舉證方式一般包括證明被侵權商標具備高知名度甚至達到馳名程度、商標顯著性較高、侵權人傍名牌式宣傳、當事人間存在商業往來或接觸事實和機會等。
3、被告侵權行為所造成的后果十分嚴重
除主觀惡意外，《商標法》六十三條中規定“情節嚴重”亦為確定懲罰性賠償的前提條件，具體何為“情節嚴重”，除具體司法案例外，商標法并未具體界定。
在“小米生活”商標侵權案中，法院列出的推定“情節極為惡劣”事實包括“在案證據顯示，中山奔騰公司等通過多家電商平臺、眾多店鋪在線上銷售，侵權商品種類多樣、數量眾多、侵權規模大”、“在案證據顯示，‘小米生活’被訴侵權商品多次被監管部門認定為不合格產品，且電商平臺用戶亦反映存在一定質量問題，被訴侵權行為在一定程度上降低消費者對于‘小米’馳名商標的信任，損害‘小米’商標承載的良好聲譽”、“在被告“持有的‘小米生活’注冊商標經過商標評審程序及一審行政訴訟均被宣告無效、本案一審判決亦已做出的情況下，中山奔騰公司等直到二審進行過程中依然持續實施被訴侵權行為”等內容，體現了認定“情節惡劣”的一般性思路，主要為：明知而持續、繼續、多次侵權；侵權產品數量大、規模大；有損害商標聲譽確切事實等。
基于上述符合懲罰性判賠條件的事實，法院對中山奔騰公司等的被訴侵權行為適用了商標法修法前最高的三倍懲罰倍數，具有在國內商標侵權案件中適用懲罰性賠償的典型示范意義。
無獨有偶，在國內“小米生活”商標侵權案適用高額懲罰性賠償體現出侵權賠償力度擴張之后，美國今年4月隨即出現了一例體現放寬商標侵權賠償限制性適用條件的“ROMAG”商標侵權案例。該案頗具典型性的意義為，法院判決被告承擔商標侵權賠償責任時，首次論證判定行為人“主觀惡意”不構成賠償必須的適用條件。
本案基本案情為：原告美國羅麥格紐扣公司（簡稱“羅麥格公司”）銷售皮革制品用“ROMAG”品牌磁性撳扣，被告美國富思有限公司（簡稱“富思公司”）主營各種時尚配飾的設計開發和經銷。雙方幾年前達成合作意向，協議約定富思有限公司可在其手提包和其它產品上使用羅麥格公司生產的磁性撳扣。該合作起初順利，但一段時間后，羅麥格公司發現由富思公司授權的產品制造工廠實際在其產品上使用了假冒“ROMAG”牌撳扣，且富思公司并未采取有效防范措施避免此問題。由于嘗試和談解決無果，羅麥格公司起訴了富思公司，主張富思公司虛假宣傳其產品撳扣配件源自于羅麥格公司，侵犯其商標權。
針對該起商標侵權案例，最高法院審判團基于相關案件事實分析后，支持認定富思公司“冷酷漠視（in callous disregard）”了羅麥格公司的商標權，但由于無明確證據，駁回了羅麥格公司對富思公司具有主觀惡意的指控。而在缺少被告“主觀惡意”的條件下，法官論證認為：美國《蘭納姆法》重視并嚴謹規定了犯意標準，但該法第1117（a）款【3】關于商標侵權賠償規定中并不存在關于惡意是侵權賠償的必須前提的內容，因而法院可以基于侵權事實直接判決被告基于不當獲利承擔侵權賠償責任，而不必以被告是否存在主觀惡意為前提條件；對于富思公司辯稱《蘭納姆法》第1117（a）款涉及“公平原則（principles of equity）”，根據文義解釋和立法歷史背景解釋主觀惡意都是判決賠償前提的觀點，法院相應予以駁回。法院最終結論為，盡管判決是否適用侵權賠償時，侵權人的主觀態度是非常重要的考量因素之一，但判決侵權賠償并無需嚴格以“主觀惡意”為適用必需前提；即使為“善意侵權”，侵權人同樣不應當享有侵權獲利。
該案判決觀點明顯有利于商標權人，由美國最高法院審判團全體成員一致支持、無一票反對。美國作為適用判例法的代表性國家，可以想見該案將對該國后續類似案例具有指導性意義。
對中國企業可以帶來的啟示為：該案例明確將“主觀惡意”排除為適用商標補充性侵權賠償的必須條件，而只是可選擇性附加條件，擴張了可適用商標侵權賠償的案例范疇，無疑可以鼓勵商標權人行使商標權積極維權。在美國，此次“ROMAG”商標侵權案例判決之前，大量侵權案件面臨無法證明實際損失、而失去獲得高額侵權賠償的機會，但本案例示范了排除“主觀惡意”時，商標權人仍可以基于侵權人不當獲利獲得賠償，能大幅提高商標權人可獲得賠償的額度，也意味著被告在遭遇侵權訴訟時將面臨更高的被判賠風險。在此背景下，企業應當謹慎避免不知情而“善意”觸雷；萬一被卷入，作為被告方，選擇通過和談解決沖突往往是更妥善的提前避免可能的高額司法判賠風險的有效方案。
當然，在面臨被訴要求承擔商標侵權賠償責任時，被告并非完全沒有抗辯機會。例如，在中國和美國，商標注冊后連續三年未使用的，則商標權均為不穩定可被撤銷的權利，因此，若遭遇惡意訴訟，企業積極調查了解原告商標實際使用情況，充分進行商標不使用抗辯的，將能有效避免被判承擔賠償責任。淺談與此，期待能為企業了解并運用商標侵權判賠規則有所裨益。
申請時無需使用證據，但注冊后5-6年需提交。
注釋
【1】江蘇高院（2019）蘇民終 1316 號小米科技有限責任公司等訴中山奔騰電器有限公司等商標侵權及不正當競爭糾紛案
【2】Romag Fasteners，Inc.v.Fossil，Inc.，No.18-1233(April 23，2020)
【3】美國《蘭納姆法》第1117（a）款：§35 (15 U.S.C.§1117).Recovery of profits，damages，and costs (a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office，a violation under section 1125(a)or(d)of this title or a willful violation under section 1125(c)of this title，shall have been established in any civil action arising under this Act，the plaintiff shall be entitled，subject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subject to the principles of equity，to recover(1)defendant’s profits，(2)any damages sustained by the plaintiff，and (3) the costs of the action.The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction.In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant’s sale only；defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment，according to the circumstances of the case，for any sum above the amount found as actual damages，not exceeding three times such amount.If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just，according to the circumstances of the case.Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.