文/北京集佳知識產權代理有限公司 李宇航
摘要：以色列商標申請被駁回的原因主要包括相對理由駁回、絕對理由駁回和其他理由駁回三種。針對不同的駁回理由，申請人可選擇爭辯不近似、提供共存同意函、轉讓商標、提供使用證據(jù)說明、商品細化或刪減等方式克服。
近年來，越來越多的中國企業(yè)選擇在進入某一國家市場時提前布局其商標申請，避免被當國“有心之人”搶注或面臨權利不確定風險，正所謂“兵馬未動，糧草先行”。對于位于亞洲和歐洲交界處的以色列來說，中國企業(yè)的商標申請數(shù)量與日俱增。以色列作為商標國際注冊馬德里體系的成員國，其允許申請人通過馬德里國際注冊或者單一申請的方式在以色列申請商標。由于申請量的激增，以色列商標局（Israeli Trademark Office，簡稱“TMO”）下發(fā)駁回的情況也越來越常見。若中國企業(yè)在以色列遇到商標駁回，如何通過有效方式克服駁回以使商標順利注冊，正是本文所要解決的問題。筆者結合近年來處理以色列駁回復審的實踐經(jīng)驗，希望為中國企業(yè)提供一些常見的應對策略。
以色列商標申請程序與中國類似，可簡要概括為“申請-審查-公告-注冊”。申請人提交商標申請后，以色列商標局會對申請商標進行全面審查。若未發(fā)現(xiàn)需駁回情形，則初步核準申請商標進入為期3個月的異議公告期。反之，則下發(fā)駁回通知。一般來說，以色列商標局下發(fā)駁回，主要理由包括相對理由駁回、絕對理由駁回和其他理由駁回三種。相對理由駁回，即審查員認為申請商標與在先商標在標識上近似，在指定商品/服務上類似，共存容易造成消費者混淆誤認，而引證在先商標駁回在后申請。另外，若審查員認為申請商標與在先商標存在一定近似因素，但整體近似程度不高時，其會要求申請人書面答復是否同意由官方通知在先商標權利人在以色列的代理機構，由在先商標權利人自行決定是否在商標公告期內提出異議。此種駁回，我們也將其歸入相對理由駁回。而絕對理由駁回，一般主要是由于審查員認為申請商標具有描述性，缺乏顯著性或者申請商標包含不可注冊的姓氏等原因。其他理由駁回主要包含商品寬泛需細化、商標描述不清、重復注冊等原因。以下我們分別進行具體分析：
1.相對理由駁回
如上所述，相對理由駁回可以細分為兩種類型，一種為審查員認為申請商標與在先商標在標識上近似，在指定商品/服務上類似，共存容易造成消費者混淆誤認，而引證在先商標駁回在后申請。該類型駁回的法律依據(jù)為以色列《商標條例》（Trademark Ordinance）第11（9）條【1】。另一種為審查員認為申請商標與在先商標存在一定近似因素，但整體近似程度不高時，其會要求申請人書面答復是否同意由官方通知在先商標權利人在以色列的代理機構，由在先商標權利人自行決定是否在商標公告期內提出異議。
針對第一種駁回類型，即審查員引證在先相同/近似商標駁回在后申請，應對策略包括爭辯標識不近似、商品不類似、提交共存同意函克服等常規(guī)方式。一般情況下，在雙方商標標識上存在區(qū)別，商品/服務能夠區(qū)分的情況下，通過爭辯方式較容易說服審查員。當然，有時為了增加復審成功把握，也可以選擇刪除與在先商標核準商品/服務較為類似的商品/服務或者對之進行細化以加大區(qū)別。筆者在實踐中遇到的案例如下，申請人在第12類的“汽車剎車片；汽車車輪；充氣輪胎等”產品上申請“ 
”商標，被官方引證同為12類的“ 
”和“ 
”商標駁回，我們通過爭辯標識不近似，商品存在區(qū)別的方式成功克服駁回。若在后申請人與在先商標權利人主營業(yè)務存在區(qū)別，雙方商標存在共存空間，則申請人也可以通過和談方式取得共存同意函，通過提交同意函的方式克服駁回。以色列審查員對共存同意函的認可度較高，若申請人能夠取得在先商標權利人出具的同意函，審查員一般會允許雙方商標共存。
相對理由駁回的第二種類型，即官方要求通知在先商標權利人在以色列的代理機構。嚴格來說，此類型并非正式駁回，但由于此種情況也涉及到在先商標，因此我們將其歸入相對理由駁回中進行分析。若商標申請為單一國家申請，針對官方的此種要求，根據(jù)以色列《商標規(guī)則》第24（b）條的規(guī)定【2】，商標申請人需在規(guī)定時間內委托當?shù)卮頇C構進行答復。若逾期未答復，審查員會認為申請人無意繼續(xù)申請商標，將在1個月寬限期（grace period）后最終駁回商標申請。而對于馬德里指定以色列申請，申請人可不書面答復官方，待通知規(guī)定期限屆滿后，審查員將主動通知在先商標權利人在以色列代理機構?？紤]到商標公告信息為公開信息，任何第三人均可通過公開途徑查詢獲知。為了加快商標申請進展，一般情況下，我們建議申請人同意審查員的要求，以使申請商標盡早被核準公告。當然，若申請人不同意審查員的意見，也可以提交書面答復進行爭辯。但是，我們認為通過爭辯的方式成功把握較小，且該爭辯將花費相對較高額的費用，并會導致申請商標較長時間無法進入公告程序。
2.絕對理由駁回
根據(jù)以色列《商標條例》第8（a）和11（10）條的規(guī)定【3】，在商業(yè)貿易中使用的一般的數(shù)字、字母或文字及其簡單組合，若僅表明其所申請商品/服務的一般性質，缺乏其他顯著特征，則不能作為商標注冊。如筆者在實踐中遇到的下述商標即被審查員依據(jù)該理由下發(fā)駁回：申請注冊在第18；20；28類“動物用口套；家養(yǎng)寵物用床；狗窩；寵物用玩具；長毛絨玩具等”商品上的“Pet Prime”商標；申請注冊在第09類“已錄制的計算機程序；可下載的智能手機應用軟件；動畫片等”商品上的“SmartRadio”商標；申請注冊在第09類“天線；內部通訊裝置；導航儀器；手機；智能手機等”商品上的“Find”商標等。另根據(jù)以色列《商標條例》第11（11）條【4】的規(guī)定：除非經(jīng)過使用獲得顯著性，能夠區(qū)分商品/服務的來源，否則僅包含普通姓氏或者地理描述的標識將不能作為商標注冊。如筆者在實踐中遇到的下述商標，如：Derucci；RENO；KEMEI等，審查員認為上述商標均表示姓氏，因此援引上述規(guī)定駁回。
上述即為絕對理由駁回的最常見原因，主要克服方式包括爭辯商標具有顯著性、提供證據(jù)證明商標經(jīng)過使用已經(jīng)獲得了顯著性、提供網(wǎng)絡檢索或者調查結果證明商標并非以色列常見姓氏，具有顯著性等方式嘗試克服。
除上述常見克服方式外，以色列審查員一般也接受下述復審方式：
首先，以色列對申請商標在巴黎公約下其他成員國國家注冊情況接受程度較高，尤其是對商標申請進行實質審查的國家（examining countries），如美國、新西蘭、日本、澳大利亞、中國等。若申請商標在上述國家已經(jīng)經(jīng)過實質審查且未因缺乏顯著性被駁回，則申請人可向審查員提供申請商標在上述國家的注冊情況以要求其核準以色列商標申請。需要說明的是，若申請人采用此種方式，則申請商標的申請商品/服務范圍必須等于或者小于已注冊商標核準的商品/服務范圍，若大于，則需對申請商標的商品/服務進行刪減，以符合上述要求。同時，根據(jù)以色列法律實踐，若申請人有意提供基礎商標注冊情況用以說明，則申請人需在所選擇的國家有正常的營業(yè)場所[serious and active commercial enterprise (Telle Quelle)]，否則，可能面臨不被審查員接受的風險。因此，一般情況下，若申請人為中國企業(yè)，筆者首先建議申請人提供其國內商標注冊文件（僅需商標注冊證書復印件及翻譯件，無需公認證）。若該商標國內申請已經(jīng)成功注冊，則以色列審查員一般會接受該證據(jù)并核準以色列商標申請。
其次，申請人也可通過在申請商標中添加已在以色列注冊的主標（house Mark）的方式，嘗試克服絕對理由駁回。但若采用此種方式，則申請商標的商品/服務范圍需等于或者小于已注冊主標的注冊商品/服務的范圍。若大于，則需對申請商標的商品/服務進行一定的刪減。
3.其他理由駁回
其他理由駁回，主要包括以下幾方面原因：
3.1商品寬泛需細化
雖然以色列為《商標注冊用商品與服務國際分類尼斯協(xié)定》成員國，但其審查員對尼斯分類表僅做參考適用，對于商品/服務是否類似的判斷，審查員有較大的自由裁量權。因此，根據(jù)以色列審查實踐及《商標條例》第1條和第10（a）條規(guī)定【5】，審查員會認為部分尼斯分類規(guī)范商品仍過于寬泛，需要申請人進行細化后才核準相關商品/服務的注冊，否則其將依職權駁回寬泛商品。
根據(jù)筆者經(jīng)驗，第08類的“手工操作的手工具”；第09類的“計算機軟件（已錄制）；計算機程序（可下載）”；第12類的“陸、空、水或鐵路用機動運載工具”和第42類的“軟件運營服務”等商品/服務較容易被審查員認為過于寬泛而下發(fā)駁回。在商標申請前，申請人可根據(jù)主營業(yè)務領域，商品/服務的性質、功能、用途等，對上述商品/服務進行細化，以避免官方下發(fā)駁回。
3.2商標描述不清
筆者曾在實踐中遇到以色列審查員因申請商標描述不清楚而下發(fā)駁回的情況。如申請人在以色列申請“
”商標，并附有如下商標描述“該商標由圖案及經(jīng)過設計的POATING字母構成”。審查員在審查后認為，申請商標應為三維標志，并要求申請人在商標描述中添加“此標識為三維標志商標”的明確表述，否則將不予核準注冊。對于此種因商標描述不清楚而被下發(fā)的駁回，主要原因在于審查員難以確定申請商標的性質。在如上案例中，申請商標其實為商標圖樣的3D效果，而申請人也無意申請三維標志商標。但由于審查員認為該商標可能為三維標志，而導致其理解與商標描述不符，并據(jù)此下發(fā)審查意見。最終，申請人修改了商標描述，告知審查員該商標并非三維標志商標，審查員最終核準了該商標申請。
如果申請人遇到此種因商標描述不清楚下發(fā)的駁回，需針對審查員的疑問進行說明，消除其存疑之處即可克服。
3.3尼斯分類變化導致申請類別錯誤
由于國際尼斯分類標準處于不斷變化之中，有時申請人在商標申請時所選取的商品在進入各個成員國商標局審查時，該國所參考的尼斯分類標準（最新版）已經(jīng)與申請時不同。此種情況下，若申請商品類別發(fā)生變化，審查員一般會依據(jù)其參考的最新尼斯分類標準下發(fā)駁回。如遇此種情況，申請人需綜合考慮被駁回商品是否為其核心商品，并選擇刪除該商品或者將其劃分至正確類別進行申請的方式以應對。當然，若將商品劃分至正確類別，則需繳納額外的類別附加費用。
3.4重復注冊問題
根據(jù)以色列商標法律，不允許重復申請商標，即同一申請人不能在相同商品上注冊相同或者高度近似商標。如遇此種駁回，申請人需選擇一件商標并刪除其重復注冊的商品/服務以克服駁回。需要說明的是，如果在先商標為馬德里指定以色列申請，若申請人有意刪除該國際注冊商標下的重復商品/服務，則需直接向國際局提交商品/服務刪減申請。
另外，以色列駁回復審的答復時限為駁回通知做出之日起3個月，在此期間內，若申請人有意與在先商標權利人進行和談或者需轉讓在先商標等，從而難以在絕限之前提交駁回復審，則可以向審查員申請延期，一般可申請延期4次，每次2個月。延期申請無需理由，僅提交延期申請即可。另外，根據(jù)以色列商標法律，審查員需在首次下發(fā)通知之日起2年內將一商標駁回復審事宜審理完畢。
以上，即為以色列商標申請駁回復審中常見的問題及應對策略。筆者希望通過以上內容，為中國申請人在以色列商標布局答疑解惑，幫助申請人在提交申請時盡量避開審查員可能下發(fā)駁回的情況。即使后期遇到駁回，也能夠選擇合適策略應對，只要方法得當，有理有據(jù)，申請人最終也一定能取得注冊商標權利。
注釋
【1】請參考：以色列《商標條例》https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Documents/New%20Trade%20Marks%20Ordinance-Israel.pdf 第 11（9）條：The following marks are not eligible for registration:...A mark identical with one belonging to a different proprietor,which is already on the register in respect of the same goods ordescription of goods,or so nearly resembling such a mark as to becalculated to deceive.
【2】請參考以色列《商標規(guī)則》第24（b）條規(guī)定：https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/327_003.htm#Seif22%20Trade%20Marks%20Regulations.
【3】《商標條例》第8（a）條：No mark is eligible for registration as a trademark unless it is adapted to distinguish the goods of the proprietor of the mark from those of other persons (a mark so adapted being hereinafter referred to as a “distinctive mark”)；
第8（b）條：In determining whether a trademark is distinctive, the Registrar or the Court may,in the case of a trademark in actual use,take into consideration the extent to which such use has rendered such trademark in fact distinctive for goods in respect of which it is registered or intended to be registered；
第9條：A trademark may be limited in whole or in part to one or more specified colors,and in such a case the fact that it is so limited shall be taken into consideration by the Registrar or Court having to decide as to the distinctive character of such trademark.If and so far as a trademark is registered without limitation of color,it shall be deemed to be registered for all colors；
第11（10）條：The following marks are not eligible for registration:...A mark consisting of numerals，letters or words which are in common use in trade，to distinguish or describe goods or classes of goods or which bear direct reference to their character and quality，unless the marks have a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9.
【4】《商標條例》第11（11）條：The following marks are not eligible for registration:...A mark whose ordinary signification is geographical or a surname, unless represented in a special manner or unless having a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9.
【5】《商標條例》第1條：In this Ordinance-“Trademark”–means a mark used, or intended to be used, by a person in relation to goods he manufactures or deals in；第10（a）條：A trademark must be registered in respect of particular goods or classes of goods.