文/北京集佳知識產權代理有限公司 譚雅琦
不少企業在申請注冊商標后，都面臨實際使用的標志與注冊標志不完全一致的情形。根據國內《商標法》和《商標審查指南》的相關規定，注冊商標需要改變其標志的，導致原注冊商標的主要部分和顯著特征發生變化，改變后的標志同原注冊商標相比，易被認為不具有同一性，應當重新提出注冊申請，且擅自改變的，限期改正后拒不履行的，依法予以撤銷。但其中何謂“主要部分和顯著特征發生變化”，在實踐中并沒有統一的意見，而個案判斷。
在歐盟的商標審查實踐中，2015年12月，歐洲議會和理事會發布的《歐盟商標指令》第16條第（5）款亦對此作出了類似的規定，即商標在使用中與注冊標志的某些要素不一致，但未改變注冊標志顯著特征的，無論該使用中的標志是否被同一所有人注冊，亦可視為前述注冊標志的使用。
2020年10月，歐洲聯盟知識產權網（EUIPN）【1】就商標使用標志是否構成注冊標志“實質變更”情形達成了共同慣例的共識，并就此發布了歐盟融合計劃第八個通用實踐指南。該指南旨在協調歐盟各國和各地區知識產權局的實踐，確定通用原則，增加審查員和商標申請人的透明度、法律確定性、一致性和可預測性，以評估何種情形的標志使用被認定為改變了注冊商標的顯著性，并在此方面提供指導。日前，該實踐指南已于2021年1月15日正式生效。
在指南中，關于使用標志是否視為注冊商標的使用，提供了兩步評估步驟。首先，判斷注冊標志中的主要顯著部分和主要視覺部分（visually dominant elements）；其次，判斷使用標志與注冊標志的不同點，并評估相應的改變所帶來的影響。
為使指南更具參考性，指南依據標志要素的“增加”、“省略”、“特征的更改”以及“前述情形的組合”各類型，提供了對文字商標，純圖形商標和復合商標的顯著性特征的影響的具體示例。
一、標志要素的增加
一般而言，當增加的要素為顯著要素，與已注冊標志相互作用，而使已注冊標志不具有獨立性時，則視為顯著要素變更，不能視為注冊標志的使用，如以下示例中，雖然均增加了大魚圖形的設計，但對第一組而言，形成了“大魚吃小魚”的新的標識含義，因而改變了原標志的顯著特征：
?示例一
但若注冊標識本身具有中等強度的顯著性，在此基礎上增加的為非顯著要素，則一般視為注冊標識的使用，而不論這些元素在視覺上是否占據主要位置。若注冊標識本身顯著性即較弱，則其顯著特征的改變則顯得較為容易，即使增加弱顯著性元素，也可能不被認定為注冊標志的使用（如以下示例二中第六組）。例如：
?示例二
二、標志要素的省略
同標志要素的增加，標志要素的省略判斷也主要分為顯著要素的省略和非顯著要素的省略。就顯著要素的省略而言，則很大可能改變標志整體的顯著性，因此構成實質變更。而僅在該顯著要素因尺寸和/或位置的原因，而容易被消費者所忽略，則相應的省略可被視為原注冊標志的使用。如：
?示例三
若注冊標識本身具有中等強度的顯著性，在此基礎上省略的為非顯著要素或弱顯著要素，則一般視為注冊標識的使用。但若省略的部分為主要視覺部分，或與注冊標志中其他元素有相互作用的關聯關系，則其省略可能會造成顯著部分的實質變更。如：
?示例四
若注冊標識本身即由較低顯著性或缺乏顯著性的要素組合而成，且這些要素的組合使整個標志可注冊，則省略這些要素中的一個或多個通常會實質改變注冊標志的顯著性。如：
?示例五
三、標志要素特征的更改
（一）文字商標
對于文字商標，標志要素特征的更改，包括字體、樣式、大小、大小寫、顏色或位置等。一般而言，只要該字樣仍然可識別，就不會構成注冊標志顯著特征的實質變更。而若文字無法識別（如以下示例六第一組），或由于位置等要素的改變，導致注冊標志文字含義發生變化（如以下示例六第二組），或部分文字系由風格化的圖形構成（如以下示例六第三、四組），則前述情形的更改將不被視為注冊標志的使用。具體情形示例如下：
?示例六
（二）圖形商標
對于純圖形商標而言，顯著性來源于特定形式中的圖形要素。因此，對圖形的更改很可能會改變注冊標志的主要顯著特征，除非它涉及的并非對標志顯著性至關重要的特征（例如顏色，形狀等）。但若顏色系構成顯著特征的來源（如以下示例七第二組），則顏色的改變也將視為注冊商標的實質變更。如果純圖形商標的顯著性很低，則即使對商標進行很小的改動也可能導致其顯著性的實質改變。
?示例七
需要留意的是，對于黑白商標和彩色商標，更換顏色（如黑白更換為彩色，或彩色更換為黑白），與國內的判斷標準稍有不同。根據本指南，顏色更改是否構成注冊標志的實質變更，判斷標準仍主要取決于是否對注冊標志的顯著要素構成更改，換句話說，“顏色”是否為該注冊標志的顯著要素。如上述示例七中第二組，指定商品為第31類“香蕉”，因此，該注冊標志中的“粉色”為該注冊商標的主要顯著部分，更改為其他顏色則構成實質變更，而如上述示例七中的第一、三組，顏色并非注冊商標的主要顯著部分，則可以在使用中更換標志的顏色。
（三）組合商標
文字和圖形的組合商標，其某個要素的更改，同上述判斷規則，亦需要考慮是否對主要顯著部分進行了更改。一般來說，某要素對顯著性的貢獻越大，對該要素的改變就越有可能改變整個注冊標志的顯著性。
?示例八
如上述示例，注冊商標指定在第32類礦泉水商品上，相較而言，圖形對指定商品具有一定暗示性，而顯著性較弱。因此，文字部分“GERIVAN”為該注冊商標的主要顯著部分。第一組中的使用標志僅是對圖形和文字的位置進行了調整，不影響文字部分的顯著性。而第二組的使用標志對文字進行了拆分，形成了新的商業印象，故視為實質變更。
四、各類型要素變更的組合
除了上述提及的要素的增加、省略和特征更改以外，也有不少使用標志的更改系前述樣式更改的組合。此種情況下，即分別遵循上述通用規則指南的原則進行判斷即可。指南中簡單給出了幾項示例如下：
?示例九
上述指南的發布，對于歐盟商標和歐盟成員國商標的審查實踐具有重大意義，不僅商標權利人可以根據商標在使用過程中的演變，判斷是否需重新申請注冊商標，同時為權利人和審查員在異議、無效等反對程序中，審查異議人、無效申請人的基礎商標是否在指定商品上投入了有效使用，以判斷基礎商標的權利范圍，以及在撤銷程序中，判斷被撤銷商標是否在指定商品上進行了有效使用提供了較為明確的指引。此外，其中“是否構成主要部分和顯著特征的實質變更”的判斷思路，亦對國內實踐具有參考價值。
注釋
【1】歐洲聯盟知識產權網（EUIPN）匯集了歐盟各國家和地區知識產權局，歐盟知識產權局，國際合作伙伴等，以在歐盟建立更強大的知識產權網絡，旨在加強歐盟知識產權局和歐盟各國家和地區知識產權局、國際合作伙伴間的合作，達成更多共識。