文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美
技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同，其標的是指當事人在訂立合同時尚未掌握的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新品種或者新材料及其系統(tǒng)，即新的技術(shù)成果。這些新的技術(shù)成果包括專利申請、專利、技術(shù)秘密、計算機軟件、集成電路布圖設(shè)計、植物新品種等。
由于在技術(shù)開發(fā)合同訂立之初，所開發(fā)的技術(shù)成果尚未產(chǎn)生，各合作方對于知識產(chǎn)權(quán)多會采用各方共有、共同行使的約定。該約定看似公平合理、簡單易行，且在合同訂立之初容易在各方之間達成合意，但在實踐中，共有權(quán)的實施、許可、轉(zhuǎn)讓、放棄、侵權(quán)糾紛的處理以及專利權(quán)的維護等方面容易產(chǎn)生爭議。
一、共有權(quán)利行使的一般規(guī)則
技術(shù)開發(fā)合同的技術(shù)成果的歸屬及利益分配遵循意思自治及公平分享的原則，約定優(yōu)先，有約定的從其約定。對于沒有約定或者約定不明的情況，權(quán)利的行使規(guī)則可參考《民法典》第859-861條，《最高院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020修正）》第20-21、46條，《專利法》第15條（新修《專利法》第14條）、《著作權(quán)法》第14條、《集成電路布圖設(shè)計保護條例實施細則》第10條等。根據(jù)這些法律法規(guī)，可將技術(shù)開發(fā)合同產(chǎn)生的新的技術(shù)成果的權(quán)屬及利益分配規(guī)則歸納如下：
（一）關(guān)于專利申請
（1）委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人；
?。?）合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當事人共有；
（3）合作開發(fā)的一方當事人不同意申請專利的，其他各方不得申請專利。
（二）關(guān)于專利權(quán)的行使
?。?）委托開發(fā)的研究開發(fā)人取得專利權(quán)的，委托人可以依法實施該專利；
?。?）共有專利權(quán)人僅可單獨實施專利；
（3）共有人一方如不具備獨立實施專利的條件，可給他人發(fā)放普通許可，許可使用費應(yīng)在共有人之間分配；
?。?）共有專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨占許可或排他許可、放棄應(yīng)當取得全體共有人同意；
?。?）共有專利權(quán)的維護，包括專利申請的提交、年費的按時繳納，以及授權(quán)后應(yīng)對可能的專利無效請求的答辯、專利權(quán)保護范圍的修改等事宜，應(yīng)當取得全體共有人的同意；
?。?）共有人一方轉(zhuǎn)讓其共有權(quán)的，其他共有人優(yōu)選受讓。
（三）關(guān)于技術(shù)秘密成果
（1）沒有明確約定時，可以補充協(xié)議；
（2）不能達成補充協(xié)議的，按照合同相關(guān)條款或交易習慣確定；
?。?）仍不能確定歸屬時，當事人可以不經(jīng)對方同意而自己使用技術(shù)秘密；
?。?）合同當事人如不具備獨立實施技術(shù)秘密的條件，可給他人發(fā)放普通使用許可的權(quán)利，并獨占所獲利益；
?。?）技術(shù)秘密成果的轉(zhuǎn)讓、獨占許可或排他許可，應(yīng)當取得其他當事人的同意或者追認；
?。?）在向委托人交付開發(fā)成果之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三人。
（四）關(guān)于軟件著作權(quán)等
軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計、植物新品種共有專有權(quán)的行使，與專利共有權(quán)類似。
二、普通實施許可是否應(yīng)當取得全體共有人的同意？
根據(jù)上述共有權(quán)行使的一般規(guī)則，共有權(quán)利人可以有條件地單獨行使權(quán)利：共有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨占許可或者排他許可，應(yīng)當經(jīng)過全體共有人的一致同意；對于普通實施許可，則無須經(jīng)全體共有人協(xié)商一致，以下案例確定了解決普通實施許可未能協(xié)商一致導致糾紛時，應(yīng)當參照“無正當理由不得阻止原則”。
在史凈泉與魏翠蘭、楊郁文等侵害植物新品種權(quán)糾紛案件中，江蘇省高級人民法院二審認為：至于共有人對外發(fā)放普通實施許可是否必須經(jīng)全體共有人協(xié)商一致，相關(guān)規(guī)定并不十分清晰，《專利法》第十五條也只是規(guī)定有約定的從約定，沒有約定的，共有人可以普通許可方式許可他人實施該專利，而對于是否需要共有人協(xié)商一致并沒有作出規(guī)定。但值得關(guān)注的是，《著作權(quán)法實施條例》第九條規(guī)定：“合作作品不可以分割使用的，其著作權(quán)由各合作作者共同享有，通過協(xié)商一致行使；不能協(xié)商一致，又無正當理由的，任何一方不得阻止他方行使除轉(zhuǎn)讓以外的其他權(quán)利，但是所得收益應(yīng)當合理分配給所有合作作者?！痹摋l款所確定的對作品共有權(quán)人行使共有權(quán)“無正當理由不得阻止原則”，對于促使共有人協(xié)商行使共有權(quán)具有法律指引作用，可作為解決共有人對外發(fā)放普通實施許可未能協(xié)商一致所致糾紛時的法律參照。
誠如本案判決書中所論述的，當專有權(quán)處于共有狀態(tài)下，不同的許可方式在共有人之間會產(chǎn)生不同的影響。獨占實施許可將直接排除其他共有人的自行實施權(quán)及對外發(fā)放普通許可的權(quán)利；排他實施許可則直接排除其他共有人對外發(fā)放普通許可的權(quán)利，同時亦可能使是否已經(jīng)排除其他共有人的自行實施權(quán)產(chǎn)生爭議；普通實施許可盡管并不影響共有權(quán)人的自行實施以及對外發(fā)放普通許可，但亦有可能潛在地影響共有權(quán)人以專有權(quán)投資或與他人合作等實現(xiàn)更大收益的商業(yè)機會。由此可見，當共有人許可他人實施專有權(quán)時，則無論采取何種性質(zhì)的許可，對其他共有人的利益都可能產(chǎn)生實質(zhì)性影響或重要影響。因此，在共有人許可他人的情形下，將極易導致共有人之間以及共有人與被許可人之間實施權(quán)的沖突。
三、共有人一方單獨提起侵權(quán)訴訟是否應(yīng)當經(jīng)過全體共有人同意？
針對侵權(quán)行為提起訴訟是專利共有人行使專利的必然需求，實踐中有以下幾種情形：
情形一：共有人一方明確授權(quán)另一方共有人單獨提起訴訟；
情形二：共有人一方明確表示放棄訴訟權(quán)利，另一方共有人單獨起訴；
情形三：共有人一方不同意訴訟又不放棄訴訟權(quán)利的，另一方共有人單獨起訴。
對于前兩種情形，應(yīng)當認為，另一方的單獨起訴行為已經(jīng)得到了全體共有權(quán)人的一致同意，其具有訴訟的主體資格。第三種情形則較為復雜，現(xiàn)行法律法規(guī)尚未對其給出明確的答案。
（一）學理上的爭論
觀點一：非經(jīng)全體共有人同意，共有權(quán)利人一方不得單獨提起訴訟
持該觀點者主要有以下三個理由：
第一，根據(jù)《專利法》第15條，除單獨實施和以普通方式許可他人實施外，行使共有專利權(quán)應(yīng)當經(jīng)過全體共有人的同意。2019年12月國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《專利侵權(quán)糾紛行政裁決辦案指南》第二章“辦案程序”第一節(jié)“案件受理與審查”規(guī)定：“專利權(quán)糾紛有下列情形之一的，有關(guān)單位或者個人應(yīng)當共同參加案件的處理：（1）涉案專利權(quán)有2個以上專利權(quán)人的，全體共有專利權(quán)人為共同請求人，部分共有專利權(quán)人明確表示放棄有關(guān)實體權(quán)利的除外。” 對侵犯專利權(quán)的行為進行起訴是行使專利權(quán)的基本方式，因此，共有專利權(quán)人單獨提起專利訴訟，應(yīng)當經(jīng)過全體共有人同意。
第二，共有權(quán)利人行使的是專利權(quán)整體，共有人一方單獨提起的侵權(quán)訴訟將直接或者間接地對共有人權(quán)益產(chǎn)生實質(zhì)性影響。例如，在專利侵權(quán)訴訟中，原告的舉證能力是否足夠，訴訟準備是否充分，均將對侵權(quán)訴訟中侵權(quán)與否以及所能夠獲得的損害賠償金具有重要影響。另外，針對專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)提出無效宣告請求，是侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)人通常會采取的反制手段。如果被訴侵權(quán)人對共有專利權(quán)的效力提出挑戰(zhàn)，則有可能威脅其他專利權(quán)共有人的利益，而其他共有人將不得不支付相應(yīng)的訴訟成本和時間成本進行專利無效答辯。
第三，如果允許共有人單獨啟動侵權(quán)訴訟，則有可能出現(xiàn)多個共有人分別在不同法院針對同一侵權(quán)行為提起多個侵權(quán)訴訟案件，最直接的后果是：同一被訴侵權(quán)人因同一侵權(quán)行為受到多次追訴，多次承擔賠償責任，這可能導致同案不同判以及司法資源浪費的問題。另外，由于目前對于損害賠償尚無法做到精確計算，在較多地適用法定賠償?shù)那闆r下，允許共有權(quán)人單獨啟動侵權(quán)訴訟還會導致重復賠償?shù)膯栴}。
觀點二：即便未取得共有人一致同意，部分共有專利權(quán)人仍有權(quán)單獨提起侵權(quán)訴訟。
持該觀點者主要有以下三個理由：
第一，共有制度沒有限制共有人單獨提起侵權(quán)訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第72條規(guī)定：“共有財產(chǎn)權(quán)受到他人侵害，部分共有權(quán)人起訴的，其他共有權(quán)人為共同訴訟人?！痹趥鹘y(tǒng)民法領(lǐng)域，各共有人平等地對共有物享受權(quán)利和承擔義務(wù)，共同共有人的權(quán)利及于整個共有財產(chǎn)，行使全部共有權(quán)。當共有物受到第三方妨礙時，各共有人均可代表全體共有人提起物上請求權(quán)以排除妨害。共有制度沒有限制共有人單獨提起侵權(quán)訴訟。
第二，專利共有人提起的侵權(quán)訴訟不是必要共同訴訟。由于客體的無形性，專利共有人單獨提起訴訟時并不存在不可分割的利益，因而沒必要強求專利共有人全體必須共同實施訴訟行為。
第三，部分共有人針對侵權(quán)行為單獨提起訴訟，不會妨礙其他共有人的合法權(quán)益。比如要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，反而有利于所有共有人對知識產(chǎn)權(quán)的實施和保護；至于侵權(quán)損害賠償金，只要在其他共有人之間進行利益分配即可。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第七十四條【1】的規(guī)定，在部分共有人單獨起訴時，人民法院應(yīng)當通知其他當事人參加訴訟，當事人明確表示放棄實體權(quán)利的，可以不予追加。如此將能夠避免觀點1提到的同案不同判、重復賠償?shù)人痉ㄙY源浪費問題。
（二）司法及行政實務(wù)操作上的處理
案例一：在深圳市漢家科技有限公司與深圳市富立足科技有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛一案中，深圳市中級人民法院一審[（2018）粵03民初3626號]認為：“深圳市漢家科技有限公司……其作為涉案專利的共有權(quán)人，在提起本案訴訟之前，并未與另一共有權(quán)人達成合意。依據(jù)《專利法》第十五條第二款之規(guī)定，原告訴訟主體并不適格，對其起訴依法應(yīng)予駁回?！钡珡V東省高級人民法院二審[（2020）粵民終999號]糾正了這一觀點，其認為：“原審法院認定原告訴訟主體不適格，裁定駁回深圳市漢家科技有限公司的起訴結(jié)果正確，但依據(jù)《專利法》第十五條第二款之規(guī)定，屬于適用法律錯誤，本院予以糾正?！秾＠ā肥菍嶓w法，其第十五條第二款之規(guī)定不能限制專利權(quán)共有人單獨提起侵權(quán)訴訟的權(quán)利。訴訟主體是否適格，應(yīng)根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十九條【2】的規(guī)定予以審查。”
案例二：在北京冠圖信息技術(shù)有限公司分別針對搜狗公司、百度公司以及高德公司提出的涉及“內(nèi)嵌于移動終端的手機地圖移動終端平臺”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛處理請求中，中國移動通信集團公司與北京冠圖信息技術(shù)有限公司為涉案發(fā)明專利的共同專利權(quán)人。該案中，北京市知識產(chǎn)權(quán)局向中國移動通信集團公司發(fā)出追加第三人通知書等文件。第三人中國移動通信集團公司最終缺席審理，但不影響北京知產(chǎn)局作出相關(guān)處理決定。
四、總結(jié)
本文討論了共有權(quán)利行使的一般規(guī)則，共有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨占實施許可或排他實施許可均必須經(jīng)過全體共有人的一致同意，而對于普通實施許可則無正當理由不得阻止，或者說，共有人可以在一方不同意的情況下實施普通許可，加之共有權(quán)人可以單獨行使訴權(quán)，在共有權(quán)許可的情形下，將容易導致共有人與被許可人之間實施權(quán)的沖突。
基于此，在涉及共有知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利行使中，筆者提出如下幾點提示：
第一，約定優(yōu)先，盡量在訂立合同之初對后續(xù)可能發(fā)生的風險進行清楚完整的約定；
第二，明確約定普通實施許可是否需要經(jīng)過其他共有人的同意，或者至少應(yīng)當通知獲得普通實施許可的被許可人相關(guān)信息；
第三，明確約定獨占、排他或者普通許可費的分配規(guī)則等；
第四，在共有人一方單獨起訴時，首先需要核查與其他共有人是否就起訴維權(quán)進行過單獨約定；如沒有特殊約定，則需要詢問其他共有人是否同意啟動訴訟；
第五，建議對于共有專利權(quán)維護的各具體事宜，應(yīng)作出明確的分工和安排。如果僅僅概括地約定共同行使，則在實際操作中有可能會產(chǎn)生混亂，甚至導致貽誤重要的時間節(jié)點。
注釋
【1】《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第七十四條：人民法院追加共同訴訟的當事人時，應(yīng)當通知其他當事人。應(yīng)當追加的原告，已明確表示放棄實體權(quán)利的，可不予追加；既不愿意參加訴訟，又不放棄實體權(quán)利的，仍應(yīng)追加為共同原告，其不參加訴訟，不影響人民法院對案件的審理和依法作出判決。
【2】《民事訴訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。