文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋 黃莎莎
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環節法律適用統一和標準執行一致，受到從業人員的普遍歡迎。受此啟發，為方便中國企業及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
商標的使用是商標權利得以存續的基礎。中國《商標法》第四十八條規定，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。《美國商標審查指南》（以下簡稱“審查指南”）第900章也詳細規定了商標商業使用定義、使用日期的認定標準及對使用證據的要求等。本文旨在通過對美國商標使用證據審查的解讀，幫助中國商標申請人初步了解美國商標的證據審查要求，以便在獲得權利和維持權利階段順利地滿足美國專利商標局的要求。
一、商標的商業使用（Use in Commerce）概述
1、商業使用的定義
美國《商標法》第45條對“商業使用Use in Commerce”定義如下：
“商業使用”是指商標在普通貿易中（the ordinary course of trade）的善意使用（bona fide use），而不僅僅是為了保留商標權利的使用。基于前述，商標在商品或服務上的使用體現為：
（1）商品上：
商標需用于商品、商品包裝或者與之相關的展示物上或附于商品的標簽上，如商品的性質導致商標無法體現在商品上，則可用于與商品或銷售相關的文件上；同時，相應的商品需在商業上進行銷售或運輸。
（2）服務上：
商標在服務的商業銷售或廣告中使用或展示，服務可以在美國多個州或美國和外國之間提供，且服務提供者從事與服務相關的商業活動。
對于何為普通貿易中的善意使用，不同行業可能存在不同的情況，比如，對于奢侈品或季節性產品行業來說，階段性銷售是其正常的貿易過程；同樣，對于售賣罕見病藥物的制藥公司來說，即使正常貿易中，銷售額也相對較少，而該公司在聯邦批準過程中向臨床研究人員發貨也屬于其正常貿易過程。因此，對于“普通貿易中的善意使用”的界定，審查指南規定了以下幾點考慮因素：（1）使用的數量；（2）交易的性質和質量；（3）是否構成對應行業中的典型使用。
2、“商業（Commerce）”的范圍
美國聯邦商標所對應的商業使用中“商業”的范圍是指受美國國會監管的商業，其商業類型包括美國各州之間、美國境內以及美國和外國之間的商業貿易。
需注意的是，如果商品或服務未在美國銷售或提供，則美國國會無權對其進行監管。因此，在外國使用商標不會在美國產生權利，不被視為“商業使用”。作為例外，通過互聯網提供的服務，因可以被美國和國際用戶訪問，視為屬于商業使用【1】。
通常情況下，申請人在提供證據時無需說明商業使用的類型，美國專利商標局（以下稱“USPTO”）假定申請人聲明的商業使用即符合上述美國商業范圍，除非證據中存在相互矛盾的情況。
二、使用日期（Dates of Use）
美國商標申請在“實際使用Actual useSection 1（a）”或“意圖使用Intent-to-Use Section 1（b）”為基礎時，在進行使用聲明和提供使用證據（Specimen）的同時，均需提供具體的商標最早使用日期。其中，“實際使用”為基礎需要在申請提交時同時提供，而“意圖使用”為基礎在申請提交時無需提供，在商標下發核準通知（Notice of Allowance），正式注冊之前提供。
最早使用日期分為最早商業使用日期（Date of First Use in Commerce）和世界任一地方最早使用日期（Date of First Use Anywhere）。世界任一地方最早使用日期是指在世界范圍內使用該商標的商品在首次銷售或運輸，或使用該商標的服務首次提供的日期；最早商業使用日期是指在美國國會依法監管的商業范圍內的最早使用日期。
提交使用證據時，需一并簽署聲明（applicant'sverified statement）。因此，各相關日期間的順序應為：“世界任一地方最早使用日期”——“美國最早使用日期”——“文件簽署日期”——“提交證據的日期”。前述日期之間為等于或早于的關系。如申請人需對已提交的最早使用日期進行修改，需遵循上述時間順序，對于“實際使用”為基礎的申請修改后的最早使用日期不得晚于商標申請日，“意圖使用”為基礎的申請不得晚于“提交證據的日期”。
三、商標注冊前使用證據（Specimens）的審查
1、使用證據數量與類型的要求
對于以“實際使用”或“意圖使用”為基礎提交的新申請，即使每個類別下指定了多個商品/服務，通常僅提供一項商品/服務的證據即可滿足注冊前的證據要求，且在指明具體對應類別的情況下，一份證據可用于多個類別，但如審查員為了適當審查有額外的合理需要，如當商品/服務表述的范圍很廣或包含不相關的商品/服務時，可以要求申請人提供額外證據。
使用證據必須體現出商標和商品/服務間的直接聯系，且進行了商業銷售/運輸。尚未進行商業銷售/運輸的證據不可接受，如網頁預售訂單頁、商品/服務預售宣傳材料、測試性網站截圖等。
2、常見的證據形式
（1）標簽、吊牌（Labels、Tags）：大部分情況下，需提供貼在商品上的帶有商標的標簽或吊牌的商品照片（如圖1）。如僅為單獨的標簽，但標簽上除商標外還包括商業上使用的該類商品的標簽或吊牌上通常出現的信息，如凈重、體積、UPC條形碼、內容物或成分清單，能夠明確區分商品的，則也可作為證據。但僅為設計稿或像是插圖的標簽或吊牌本身無法證明商業使用，則不被接受。
（2）印鑒（Stamping）：商標可以被印在商品上，如鋼印、墨印等；也可以用模版涂抹在商品上（如圖2）。
（3）商業包裝（Commercial Packaging）：在特定商品的正常商業包裝上展示商標是可以作為證據被接受，如運輸容器（如圖3）。
（4）與商品相關的展示（on a display associated with the goods）：如條幅、貨架上的標語、櫥窗展示、菜單等顯示與商品直接相關的商標使用的類似裝置。需滿足（a）與商品直接相關的商標使用，以及（b）這種使用必須具有銷售點（point-of-sale）的性質。展示必須是為了吸引購買者和潛在購買者的注意，作為銷售的誘因。
而對于其他材料，如廣告通告和小冊子、價格表、公告、新聞稿、貿易目錄中的列表、名片，以及出現在搜索引擎結果頁或社交媒體中的在線廣告橫幅等廣告材料，其本身不能作為使用證據被接受，除非其滿足上述要求并構成“與商品相關的展示”。
通常情況下，審查員會從以下三個方面來審查此類材料是否能夠構成“與商品相關的展示”：
A.是否包含商品圖片或充分的文字描述；
B.是否顯示了與商品相關的商標；
C.是否包括訂購信息（訂購單、訂購電話、郵寄地址、訂購用電子郵件、購物車按鍵等）。
如聯系信息僅是在公司聯系方式處作為一般信息顯示，如contact us“聯系我們”【2】，click here for more information“點擊這里獲取更多信息”【3】，則不視為是訂購信息，不具有銷售點性質。
同理，電子“展示”在滿足上述三點要求的情況下也可以被接受，如網頁形式的展示（如圖4）。需注意的是，當商標僅作為網站的URL、互聯網地址或域名的一部分出現在計算機瀏覽器區域時，不被視為合格的使用證據，因消費者不會將其作為商品/服務的來源識別。此外，所有的網頁證據均需要同時提供URL地址和訪問/打印日期，以便進行核實。
（5）與商品或銷售相關的文件：如上述“商業使用”定義中所述，若商品的性質導致商標無法體現在商品上，將商標用于與商品或銷售相關的文件上，則視為商業使用。例如，在少數情況下，如果貨物是天然氣、散裝出售的谷物或僅用油罐車運輸的化學品，在貨物或貨物包裝上放置標識可能是不可行的。在這種情況下，發票、提單或顯示貨物標記的運輸文件可作為使用證據被接受。
（6）對于可下載或錄制的計算機程序、電影和視頻或錄音，常見的證據形式為能夠識別出商標的程序界面屏幕截圖，或一張帶有該商標的電影或視頻的幀的照片。此外，對于可下載或錄制的計算機程序，申請人也可以提交一份顯示在互聯網網站上使用該商標的證據，但只有在商標和軟件之間產生關聯，并提供足夠的信息使用戶能夠從網站上下載或購買軟件時才能被接受。
3、不被接受的證據
提交使用證據時，以下形式的證據均不合格：
（1）帶有商標的商品或包裝的設計草圖或效果圖（如圖5）；
（2）數字處理（digitally created/altered）的圖片或類似的模擬而成的商品模型，對商品或商品包裝的現有圖像的數字化修改，是不被接受的，因此類證據可能是只為提交申請而制作的；
（3）其他可能被認為僅為了商標申請而制作的商標使用證據（如圖6）。
同時，美國審查員在證據審查中，通常從以下方面來審查證據是否涉嫌造假：
（1）產品像是數碼合成而非實物圖；
（2）缺乏產品標簽或包裝等通常會出現在交易中的信息；
（3）商標似乎漂浮在產品上；
（4）商品的一些特征在商標周圍消失；
（5）商標周圍有像素點；
（6）商標未以與產品材料一致的方式應用于產品上；
（7）該商標出現在已知第三方銷售的商品上；
（8）網站截屏圖中顯示占位符文本，即網站還并未使用；
（9）網站截屏圖中缺少重要信息，例如URL網址或瀏覽器標簽；
（10）相同的圖片顯示不同的商標或不顯示任何商標；
（11）商品的特征表明商品已被使用，但帶有商標的標簽看上去卻是新的；
（12）標簽似乎潦草地貼在容器或盒子上；
（13）商標疊加顯示在標牌或其他廣告或市場營銷材料上；
（14）網絡銷售頁面上的一些內容顯示該商標并未在美國商業中使用，或是未在申請中指明的使用日期時被使用（例如語言、貨幣、價格、首次使用日期、運達目的地）。
除上述列舉的內容外，審查員還會根據證據的描述（description of the specimens），以及自行調研（如登陸申請人的網站（URL鏈接），來確認證據是否真實有效。
通常情況下，為符合美國銷售/使用環境，以及便于審查員審查，建議申請人直接提供英文語言的證據材料，如申請人提供的證據上印有非英語的內容，建議將關鍵內容進行翻譯后提供。
4、證據被駁回后的救濟
在提交證據后，審查員會對申請人提交證據進行審查，如認為證據存在問題的，則會下發非最終駁回（Nonfinal Office Action），并說明原因。當審查員擬基于證據沒有顯示商標在商業中的實際使用而下發駁回時，必須在駁回中同時下發提供信息的要求（request for information），要求申請人提供關于所提交證據的詳細信息以及與幫助確定該商標是否在商業中實際使用有關的其他信息和文件（如證據的制作時間、圖像來源、銷售時間、買家信息等等）。
針對該駁回，申請人可通過以下幾種方式予以答復：
（1）重新提交一份替代證據（Substitute Specimen），并重新提交新證據對應的使用聲明，如最早使用日期有變化的，亦需相應修改。
（2）爭辯原證據能夠顯示商標在商業中的實際使用，同時答復信息請求。
（3）采用“變更基礎”的方式進行答復，如將“實際使用”為基礎的申請變更為“意圖使用”或“原屬國注冊”為基礎，但如變更為“意圖使用”為基礎，后續在注冊前仍需提交使用證據。
如重新提交的替代證據仍不合格，或是申請人未答復信息要求或對信息要求作出的答復不完整不滿足審查員要求的，在未涉及新的駁回理由的情況下，則審查員將下發最終駁回（Final Office Action），關于針對最終駁回的救濟程序，可參見《<美國商標審查指南>解讀系列（七）美國商標審查程序》中的介紹，此處不再贅述。
四、其他注意事項
1、證據中商標需構成商標性使用
申請人提交使用證據后，審查員通過證據判斷申請商標是否具有商標性功能。因使用證據系證明商標和商品/服務間的直接聯系的證明材料，證據中商標應起到區分商品/服務來源的作用。如證據中商標僅是作為商業名稱、裝飾、型號、等級、特征、方法、背景設計等信息顯示，則證據中的商標并非商標性使用。對于商標不具有商標性功能（Failure to Function）的駁回，具體可參見《<美國商標審查指南>解讀系列（一）美國商標要素可注冊性審查》。
2、商標注冊標記
對于申請中尚未在美國注冊的商標，在使用時僅能標注TM（Trade Mark）或SM（Service Mark）標識，不能使用R或?（以下簡稱“R標”），因此，通常情況下，未注冊商標提交的使用證據中亦不應顯示R標。但如果商標申請人來自同樣使用R標作為注冊商標標記的國家，例如中國申請人提交的證據上的R標是基于商標在中國已注冊而使用的，則證據中顯示R標是合理的。
需注意，USPTO認為故意不當使用R標，并意圖欺騙或誤導公眾或USPTO的行為屬于欺詐，可能導致商標后續被第三人提起反對，因此商標申請人在實際使用商標的過程中應盡量規范使用。
五、結語
近年來中國申請人去往美國提交商標申請的數量激增，其中不乏提交虛假使用證據情形，使得USPTO對商標使用證據的審查標準日趨嚴格。希望本文可以幫助商標權利人了解美國使用證據審查標準，以能夠更好地規劃商標申請布局并及時收集合格的使用證據，避免因證據不合格而影響商標權利或造成相應損失。同時，美國對于商標使用證據的細致和嚴格要求，也可作為為廣大中國商標權利人和國內商標代理人決策國內商標實際使用方式和收集整理國內商標使用證據的參考。
注釋：
【1】參見：Planned Parenthood Fed'n of Am., Inc. v. Bucci, 42 USPQ2d 1430 (S.D.N.Y. 1997),aff'd, 152 F.3d 920(2d Cir.1998).
【2】參見In re Quantum Foods,Inc.,94 USPQ2d 1375,1379 (TTAB 2010)
【3】參見In re Genitope Corp.,78 USPQ2d 1819,1822 (TTAB 2006)