文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 薛明華
《商標法》第十九條第四款規定：商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。該規定系對商標代理機構申請注冊商標的限制性規定。那么，商標代理機構如何界定呢？本文從“奧普特利”商標異議案件略作探討。
一、基本案情
奧普特利集團有限公司（以下稱被異議人）于2020年6月28日申請注冊了第47613786號“奧普特利”商標（以下簡稱被異議商標），該商標于2020年11月13日通過初審公告，初步審定使用在第17類的“合成橡膠；乳膠（天然膠）；橡皮圈；接頭用密封物；半加工合成樹脂；非金屬軟管；防熱輻射合成物；絕緣、隔熱、隔音用材料；防水包裝物；封拉線（卷煙）”商品上。
奧普家居股份有限公司于法定期限內對被異議商標提出異議，主要理由是:被異議商標與異議人引證商標構成類似商品上的近似商標；被異議商標的注冊侵犯了異議人“奧普”馳名商標權；被異議商標侵犯了異議人的字號權；被異議人的經營范圍中含有“商標代理”，屬商標代理機構，被異議商標的注冊違反了《商標法》第十九條第四款的規定。
二、決定結果
被異議商標完整包含異議人引證商標，與引證商標構成使用于類似商品上的近似商標。異議人提起異議申請時，被異議人執照記載的經營范圍包括“商標代理”，此項經營范圍屬于商標代理機構的業務范疇，被異議人應屬于《商標法》第十九條第四款所規定的“商標代理機構”。雖然在本案審理期間被異議人已變更其經營范圍，刪除了“商標代理”經營項目，但是，該變更經營范圍的事實不應視為被異議商標申請注冊的障礙已經消除，否則《商標法》第十九條第四款的立法目的將因被異議人的規避行為而落空，被異議人申請注冊被異議商標的行為已違反第十九條第四款之規定。依據《商標法》第十九條第四款、第三十條規定，決定第47613786號“奧普特利”商標不予注冊。
三、評析
根據《中華人民共和國商標法實施條例》第八十四條：商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。商標代理機構從事商標局、商標評審委員會主管的商標事宜代理業務的，應當按照規定向商標局備案。而在實踐中，許多當事人以其并未在相關部門進行備案，或在申請注冊后注銷了在商標局的登記備案為由，主張其不屬于商標代理機構的范疇。但北京市高級人民法院在《商標授權確權行政案件審理指南》中14.1【商標代理機構的認定】中明確規定：已經備案的從事商標代理業務的主體、工商營業執照中記載從事商標代理業務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業務的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”。因此，是否在商標局登記備案并不是認定構成“商標代理機構”的必要條件，只要從事商標代理業務雖未備案也屬于商標代理機構。
一般認為，是否屬于“商標代理機構”以申請人申請商標時的經營狀態為準，但本案顯然并不屬于此例。本案被異議人于2011年6月10日成立，其經營范圍在2021年1月28日增加了“商標代理”這一項，而在2021年3月4日又刪除了這一項，即“商標代理”這一業務僅存在了不足兩個月的時間。在被異議人于2020年6月28日提出被異議商標申請時，其經營范圍中尚無“商標代理”這一業務范疇，在被異議商標實審時也無該業務，而僅在異議人提出異議（2021年2月9日）時被異議人存在“商標代理”這一業務。但即便如此，國知局依然認為其屬于商標代理機構。且明確說明，其變更經營范圍的事實不應視為被異議商標申請注冊的障礙已經消除。由此可以看出，是否屬于“商標代理機構”不單是以申請人申請商標時的經營狀態，而是貫穿在整個商標審理期間的，這樣可以用來規制當事人隨意變更經營范圍等方式規避該條款的制約，不因當事人的規避行為而使《商標法》第十九條第四款的立法目的落空。
綜上，在目前的司法實踐中通常均將營業范圍中包含“商標代理”、“知識產權代理”的機構認定為商標代理機構，故相關企業在商標申請注冊前后要及早權衡，對于非商標代理機構，不要隨意在經營范圍中增加此業務，以免申請商標時受到商標法第十九條第四款的限制，影響公司長遠發展。而企業商標若遭受侵權，不妨委托專業的代理機構，對侵權人的背景做出調查，運用商標法的禁制條款全面幫助客戶維權。