文/北京集佳知識產權代理有限公司 嚴雨蒙
我們經常會被美國商標申請人問到一個問題，“我在美國通過自營網站經營零售店，僅銷售我的自有品牌商品，不銷售第三方品牌商品，是否被視為第35類零售服務？提交我的自營網店銷售證據，是否可作為第35類零售服務上的商標使用證據被接受？”
2024年7月18日，美國商標審判和上訴委員會（“TTAB”）對第91285851號Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc.異議案中裁定，以某一品牌名稱經營網上零售店可被視為商標法下的“服務”，即使商標所有人僅通過網店銷售其自有品牌的產品。這一裁定意見被TTAB標記為“先例（precedent）”，這意味著該意見對TTAB在以后案件中對相同問題的審理具有約束力。TTAB這一裁定中擴大了美國商標法對“服務”的早期和傳統觀點，對商標所有人在僅售賣自有品牌商品的情況下，是否被視為提供第35類“零售商店服務”的問題提供了新的解釋和指導，尤其對于在電子商務環境下正尋求進入美國市場的中國企業，這一裁定具有重要的法律參考價值。本文通過對Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc.異議案TTAB裁定理由、美國商標法對“服務”的早期解釋、美國專利商標局商標實質審查中對第35類零售服務使用證據的審查實踐的分析，對美國商標法當前實踐中對服務商標，特別是指定使用在零售服務上的服務商標定義的邊界進行初步探討。
一、案情概述
Blizzard Entertainment, Inc.即暴雪娛樂有限公司（以下簡稱“Blizzard”）是美國著名的游戲開發公司，其出品的《魔獸世界》、《星際爭霸》、《暗黑破壞神》、《爐石傳說》等多款游戲系列作品享有全球聲譽。除了開發游戲外，Blizzard還通過在線商店銷售自有品牌的周邊產品，如服裝、書籍、玩具和游戲配件。Blizzard在美國有多件“BLIZZARD”、“BLIZZARD ENTERTAINMENT”標準文字和“
”設計商標注冊，保護范圍覆蓋多個類別，包括第35類“電子商務服務，即提供在線零售商店和郵購服務，均以服裝、書籍、鼠標墊、玩具、游戲為特色”。Blizzard曾對各種包含“Blizzard”或相關詞匯的商標申請和域名發起維權行動。
Ava Labs, Inc.（以下簡稱“Ava Labs”）是一家專注于加密貨幣和區塊鏈技術的公司，提供風險投資服務及與區塊鏈相關的業務支持服務。
此次異議爭議源于Ava Labs向美國專利商標局申請注冊“BLIZZARD”商標，申請覆蓋與區塊鏈相關的第35類商業服務和第36類金融服務。經初步審定，商標公告信息如下：
公告期內，Blizzard對該申請提起異議，主張Ava Labs的商標與Blizzard現有的“BLIZZARD”和“BLIZZARD ENTERTAINMENT”商標構成混淆性近似，且可能導致公眾混淆。Blizzard的異議基礎商標注冊包括其注冊在“電子商務服務，即提供在線零售商店和郵購服務，均以服裝、書籍、鼠標墊、玩具、游戲為特色”的第35類商標。
異議答辯中，Ava Labs提交了反訴理由（Counterclaims），主張Blizzard并沒有實際提供第35類商標注冊所描述的服務，因為Blizzard的零售商店只銷售自有品牌產品，這不構成商標法下的“服務”。Ava Labs因此請求對Blizzard的第3532348號“BLIZZARD”第35類注冊和第3538516號“BLIZZARD ENTERTAINMENT”第35類注冊予以撤銷。
對此，Blizzard提交動議，要求TTAB基于“未成功提出申訴（failure to state a claim）”駁回Ava Labs上述反訴理由，因為以自己的商品為特色的零售店服務與以他人商品為特色的零售店服務之間沒有區別，二者都屬于商標法所定義的服務。此外，Blizzard辯稱如果Ava Labs的主張是基于Blizzard曾向美國專利商標局遞交的使用證據樣本中的所謂缺陷，那么這“是......審查員和申請人之間需要解決的問題，不能成為后來的異議或撤銷中攻擊的基礎”。
就Ava Labs這一反訴理由是否成立，TTAB認為爭議焦點在于：作為一個法律問題，僅以一方當事人自己的商品為特色的在線零售商店或郵購活動是否屬于商標法所規定的“服務”？根據美國商標法的規定，第35類服務包括零售商店服務，而商標法中的“服務”通常被定義為“為他人”提供利益和便利的活動。那么，僅銷售自有品牌商品的行為是否也能滿足這一定義？
二、TTAB裁定
TTAB的裁定理由圍繞兩大焦點問題展開，即在商標法下，零售商店服務是否僅限于銷售第三方商品，以及商標持有者是否可以通過僅售賣自有品牌商品的零售行為主張第35類服務商標的合法使用。
TTAB認為，美國《商標法》第45條定義了何為“服務商標（service mark）”，但未定義何為“服務（service）”。實踐中，下列標準被用于判斷某一活動是否構成商標法意義下的“服務”：（1）服務必須是一項真正的活動；（2）服務必須是按照商標申請人以外的人的要求或為其利益而提供的；以及（3）所提供的活動必須與申請人銷售商品或提供其他服務時必須進行的任何活動存在質的區別【1】。
基于上述法律標準，TTAB審查了第35類服務的定義，特別是“零售商店和郵購服務”的具體涵義。TTAB指出，根據商標法及其解釋，只要商店活動滿足了以下條件，即可視為第35類服務：
1.實際的活動：商店必須提供真實的商業活動。
2.為他人服務：零售活動要為他人（即顧客）提供便利，使顧客能夠方便地瀏覽和購買商品。
3.活動的獨立性：零售活動必須與商店銷售的商品存在質的區別，不能僅僅是銷售產品的附帶行為。
TTAB認為，Blizzard通過其在線商店和郵購服務提供了便于消費者購買的集中平臺，為顧客提供了商品的展示和便利購買服務，這些活動本質上是為他人（顧客）提供的服務，而不僅僅是為了商標持有者的自身利益。因此，即便商店只銷售自有品牌商品，Blizzard仍然為顧客提供了一種服務，這種服務是獨立于商品銷售本身的，符合商標法對服務的定義。
TTAB引用了早期案件，指出零售服務不區分是銷售自有商品還是他人商品，二者均符合第35類服務的標準。TTAB特別提到，商標法并未在服務商標和商品商標之間做出嚴格的區分，即使商店使用與其商品相同的品牌來標識服務，依然可以同時起到服務商標和商品商標的作用。
因此，TTAB支持了Blizzard的動議請求，駁回了Ava Labs請求撤銷Blizzard商標注冊的反訴主張。但該裁定僅針對Ava Labs對Blizzard商標注冊的提交的撤銷反訴理由，而非針對Blizzard針對Ava Labs被異議商標申請的異議理由是否成立，因此TTAB在裁定同時重啟了異議程序的后續流程，關于Blizzard能否成功異議Ava Labs申請，雙方將繼續經歷證據披露階段和案件審理階段。
三、律師點評
根據美國商標法，服務商標用于標識為他人提供的服務。傳統觀點傾向于認為，商標所標識的服務必須“主要為他人提供利益和便利”。例如，服務必須與商品的銷售行為分開，并且不能僅僅作為商品銷售的附帶活動。在早期的判例中，銷售自有商品的行為通常不被視為“服務”，如果一項活動主要使商標申請人受益，即使其他人附帶受益，也不是可注冊的服務。例如，聯邦法院1987年In re Dr. Pepper Co.案裁定“促銷申請人商品的競賽不屬于服務，即使競賽獲勝者從中獲益”【2】；TTAB 2013年City Nat'l Bank v. OPGI Mgmt. GP Inc./Gestion OPGI Inc.案中“認定內聯網網站僅用于內部目的，被申請人是主要受益人”【3】；TTAB1981年在In re Alaska Nw. Publ'g Co.案中指出“與產品生產、廣告或銷售相關的活動和業務可能間接使產品購買者受益，這與商標是否可注冊為服務商標的問題無關”【4】。
Blizzard案的TTAB裁定對“服務”的定義進行了突破和擴展。TTAB在分析Blizzard零售商店受益方時強調Blizzard提供的集中購物平臺為消費者帶來的購物便利，認為消費者通過Blizzard的在線商店可以集中查找、瀏覽并購買不同商品，這種活動為顧客帶來了實際的便利，符合商標法中的服務定義。TTAB的分析表明，商標法中的“服務”可以是廣泛的，包括但不限于傳統的零售模式，這使得商標所有人在維護其服務商標權利時獲得了更多的靈活性。
對于希望在美國開展業務的中國企業而言，Blizzard案具有重要的參考價值。這一裁定意味著，企業即使只在自己的電商平臺或線下店銷售自有品牌商品，依然可以受到第35類零售服務商標的保護。這為中國企業在美國的商標注冊提供了新的思路。在電子商務平臺或零售渠道銷售自有商品時，不僅要考慮商品類的商標注冊，也應積極探索第35類服務的注冊。這將幫助企業更全面地保護品牌權益，尤其是阻擋潛在的在后相同或近似商標申請。
關于商標申請人關注的自營商店證據能否作為第35類使用證據被美國專利商標局接受這一問題。前文提及Blizzard面對Ava Labs提出的反訴理由曾主張其提交的使用證據是否存在瑕疵是審查員和申請人之間的問題，言外之意即是強調其提交的使用證據已被美國專利商標局審查員認可為合格的第35類使用證據。當前實踐中，審查員大部分情況下會接受申請人在自己官網使用申請商標零售自己產品的證據。作為參考，以下為Blizzard于2018維護其商標注冊時提交的第35類零售商店服務使用證據，已被接受：
另外，申請人也可參考蘋果公司為其注冊在第35類“零售商店服務”等服務上的“IPHONE”、“APPLE STORE”、“Apple Store圖標”等商標遞交的使用證據，例舉部分如下，這些證據均被美國專利商標局接受：
Blizzard案的TTAB裁定標志著美國商標法律審查實踐中對“服務”定義的擴展，為零售商店提供了更大的法律保護空間。希望本文能為從業者與美國商標權利所有人理解美國商標法下的“服務”中提供一定參考。
注釋：
【1】The following criteria have evolved for determining what constitutes a service: (1) a service must be a real activity; (2) a service must be performed to the order of, or for the benefit of, someone other than the applicant; and (3) the activity performed must be qualitatively different from anything necessarily done in connection with the sale of the applicant’s goods or the performance of another service. In re Canadian Pac. Ltd., 754 F.2d 992, 224 USPQ 971 (Fed. Cir. 1985); In re Betz Paperchem, Inc., 222 USPQ 89 (TTAB 1984); In re Integrated Res., Inc., 218 USPQ 829 (TTAB 1983) ; In re Landmark Commc'ns, Inc., 204 USPQ 692 (TTAB 1979).
【2】In re Dr. Pepper Co., 836 F.2d 508, 5 USPQ2d 1207 (Fed. Cir. 1987).
【3】City Nat’l Bank v. OPGI Mgmt. GP Inc./Gestion OPGI Inc., 106 USPQ2d 1668, 1676 (TTAB 2013).
【4】In re Alaska Nw. Publ'g Co., 212 USPQ 316, 317 (TTAB 1981).