文/北京集佳知識產權代理有限公司 嚴雨蒙;
2024年12月，美國加利福尼亞州聯邦法院對Benefit Cosmetics LLC貝玲妃（以下簡稱“貝玲妃”）與e.l.f. Cosmetics Inc.（以下簡稱E.l.f.）之間的商標和商業外觀侵權案作出了判決。案件的焦點是E.l.f.推出的“Lash 'N Roll”睫毛膏是否侵犯了貝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏產品的商標和商業外觀權利。盡管貝玲妃主張E.l.f.故意模仿其產品以謀取商業利益，且E.l.f.承認其開發爭議產品時借鑒了貝玲妃的睫毛膏，但加州聯邦法官Richard Seeborg最終認為，貝玲妃未能提供充分證據證明消費者對E.l.f.“Lash 'N Roll”睫毛膏的來源產生實際混淆，或有可能產生混淆，因此對貝玲妃的訴訟主張不予支持。 本文將圍繞該案聯邦法院的判決要點，簡單探討該判決為“平替”現象盛行的美妝行業從業者帶來的啟示。
一、案情概述
（一）案件原被告及爭議產品
Benefit Cosmetics LLC成立于1967年，總部位于美國加利福尼亞州舊金山。法院認為貝玲妃是一家“高端”美容公司（prestige beauty company）。貝玲妃產品以其引人注意且復古的品牌形象而聞名。
（貝玲妃在Ulta平臺上的暢銷產品及其定價。截自Ulta平臺）
2015年，貝玲妃推出了強調卷翹睫毛功能的“Roller Lash”睫毛膏產品。在開發該睫毛膏的過程中，貝玲妃設計了一種專用睫毛膏刷頭，刷頭呈粉紅色彎曲狀，刷毛較短，貝玲妃將其命名為“HOOK ‘N’ ROLL”。對該產品，貝玲妃注冊了美國第4752213號“ROLLER LASH”商標，指定商品第03類“睫毛膏；化妝品”，以及第4796514號“HOOK ‘N’ ROLL”商標，指定商品第03類“一種作為化妝品部件出售的化妝用具”。貝玲妃通過多個渠道，包括社交媒體和傳統廣告，成功塑造了“Roller Lash”的市場地位。自2015年首次推出至2023年8月，貝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏在美國市場的累計銷售收入已高達2.78億美元（約合人民幣20.3億元）。
E.l.f. Cosmetics成立于2004年，總部位于美國加利福尼亞州奧克蘭。法院認為E.l.f.作為一家大眾美容公司（mass beauty company），以較之高端品牌產品相對親民的價格提供化妝品。E.l.f.的產品是素食主義的、無公害的，這是它在營銷和品牌推廣中經常強調的特點。
（E.l.f.在Ulta平臺的暢銷產品及其定價。截自Ulta平臺）
2022年，E.l.f.推出了“Lash 'N Roll”卷翹睫毛膏，該產品在外觀和功能上與貝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏有一定相似性，且E.l.f.開發和設計團隊成員承認其在開發“Lash 'N Roll”前已經知悉貝玲妃的“Roller Lash”睫毛膏，且知道“Roller Lash”是美國最暢銷的卷翹睫毛膏。E.l.f.也承認，其卷翹睫毛膏產品有對貝玲妃“Roller Lash”產品進行“暗示”（cue）的意圖。另外，E.l.f.陳述在為睫毛膏取名時，也想借鑒其自身其他以音樂為靈感的睫毛膏系列的名稱，如“Lash It Loud”和“Lash Beats”。
（雙方爭議商品。左為E.l.f.“Lash 'N Roll”睫毛膏，右為貝玲妃“Roller Lash”睫毛膏。截自Ulta平臺）
（二）雙方主張
貝玲妃主張E.l.f.故意模仿其“Roller Lash”產品的名稱、包裝和營銷手段，試圖通過復制貝玲妃的成功產品來吸引消費者，并從中獲得商業利益，侵犯了貝玲妃的商標和商業外觀權利。
E.l.f.則辯稱，“Lash 'N Roll”睫毛膏雖然借鑒了“Roller Lash”的設計元素，但其目的是向消費者傳達該產品是“Roller Lash”的“平替”（即平價替代品）。E.l.f.強調，盡管名稱和包裝有相似之處，但其產品并不會導致消費者的混淆。
二、聯邦法院判決分析
（一）法院觀點
法院認可貝玲妃的商標和商業外觀具備可保護性，且E.l.f.的“Lash 'N Roll”確實與貝玲妃的“Roller Lash”存在某些外觀上的相似性。然而，法院指出，商標和商業外觀侵權的核心問題在于是否會導致消費者混淆，貝玲妃需要證明消費者混淆是“很有可能發生的”（probable），而不僅僅是“有可能發生”（simply a possibility）【1】。法院經綜合審理各個相關因素，尤其是在本案中最關鍵的標識差異、實際混淆證據的缺乏以及一般消費者的注意程度三個因素，最終認為貝玲妃未能達到證明E.l.f.產品很可能引起消費者的混淆的證明標準。
（二）關鍵意見
法院在認定貝玲妃未能證明混淆可能性過程中作出的一些關鍵性裁決意見包括：
?商標和商業外觀上的區別：貝玲妃認為E.l.f.的商標“Lash 'N Roll”由貝玲妃的“ROLLER LASH”和指代該睫毛膏專用刷頭的“HOOK ‘N’ ROLL”兩個標識組合而成。法院認為，盡管“Lash 'N Roll”商標和“Roller Lash”商標在文字元素和外觀上有一定相似之處，但兩者的含義和整體商業印象不同。相比“Roller Lash”商標，法院認為E.l.f.的“Lash 'N Roll”與貝玲妃的“HOOK ‘N’ ROLL”商標近似度相對更高，但“HOOK ‘N’ ROLL”標識在貝玲妃的睫毛膏包裝上僅展示在側面或背面，字體小于“Benefit”和“Roller Lash”標識，并非貝玲妃睫毛膏主要外觀元素。另外，雙方睫毛膏產品的包裝設計和市場印象有所區分，特別是考慮到E.l.f.睫毛膏包裝上其具有顯著性的主標“e.l.f.”以比“Lash 'N Roll”更大的字號呈現，法院最終認定雙方商標和產品商業外觀不構成近似。
?實際混淆證據的缺乏：法院認為，實際混淆證據通常獲取難度較大，因此缺乏實際混淆證據一般不會被認定為不利于原告的關鍵因素。但如同Cohn v. Petsmart, Inc.等案件情況，當案件雙方已在同一市場使用爭議商標多年，如被訴侵權方的并存使用造成了真正的混淆可能性，就應該有一些實際混淆的證據。本案即為此種情況。法院指出，盡管兩款產品在市場上并存已超過兩年，且E.l.f.的睫毛銷量超過210萬支，但Benefit未能提供足夠證據證明存在消費者實際混淆。相反，E.l.f.委托的專家提供的消費者調查結果顯示消費者混淆的凈比例為5%，微不足道，該調查結果是本案中關于消費者混淆的唯一實證。雖然貝玲妃主張E.l.f.專家采用的調查方法存在缺陷，請求法院對E.l.f.所提供的專家調查結果不予考慮，但法院認為，貝玲妃有足夠的資金委托其他專家進行消費者調查來直接反駁E.l.f.所提供的調查結果，而沒有這樣做，其對E.l.f.調查方法的反對是空洞的，即使不考慮E.l.f.提交的調查結果，貝玲妃在雙方市場營銷和銷售重疊的情況下僅僅是假設存在混淆可能性，未試圖去獲取實證，其不作為對本案中認定無混淆可能性起著重要作用。
?雙方產品銷售渠道的區別：法院認為雙方產品本質上是有著相同用途的同種產品，這一點有利于貝玲妃。同種產品一般被預設為會經過相同的銷售渠道提供給相同的消費群體，從而亦構成有利于證明混淆可能性存在的因素。而本案中法院在分析雙方商品銷售渠道時指出，貝玲妃和E.l.f.的市場定位和銷售渠道存在顯著差異，這在一定程度上降低了消費者混淆的可能性。貝玲妃作為一家高端品牌，其產品主要通過百貨商店和專業美容零售商（如Sephora和Ulta Beauty）銷售，這些渠道主要面向追求高品質和品牌的消費者群體。而E.l.f.則定位為大眾市場品牌，產品通過大賣場、藥品零售商和大型超市等渠道進行銷售，目標顧客群體是注重性價比的廣泛消費者群體。
法院對線下零售渠道和線上零售渠道分別進行了分析。同時銷售貝玲妃和E.l.f.睫毛膏的實體店只有Ulta商店和部分設有Ulta專賣區的Target超市。根據雙方提交的證據，在這兩類店鋪中大眾產品和名牌產品均被分開銷售。同一品牌的產品在一處銷售，這被稱為“品牌區隔”（brand blocking），在各自獨立的大眾區和名品區內，產品按品牌分類，且貨架上都有明顯的“Benefit”和“e.l.f.”品牌標識。可見大眾品牌和名牌產品的區隔使得雙方產品在實體店中的重疊度較小。
貝玲妃主張在線上零售渠道不存在這種“品牌區隔”，消費者很可能在同一網頁上接觸雙方商品并產生混淆。對此，法院認為在線上零售渠道中，銷售頁面的產品標題和產品詳情介紹部分會清楚地展示雙方品牌主標“Benefit”和“e.l.f.”，足以使消費者識別兩個品牌。因此，法院認為這種銷售渠道的差異有助于減輕消費者可能產生的混淆，進一步支持了E.l.f.沒有侵犯貝玲妃商標或商業外觀的立場。銷售渠道這一因素在本案中最終被認為是中性的，既不傾向于原告，也不傾向于被告。
?消費者的謹慎程度：法院認為美妝產品的消費者通常具有較高的品牌意識和購買謹慎度，尤其是在價格差異較大的情況下，消費者更容易分辨不同品牌的產品。
?E.l.f.的意圖：法院指出，盡管E.l.f.承認其產品受到貝玲妃“Roller Lash”的啟發，但其目的是通過某些相似的設計元素向消費者“暗示”（cue）其產品是一款平價替代品，而非直接“復制”（copy）貝玲妃的商標或商業外觀。即使其意圖是“復制”，也不等于E.l.f.有“欺騙”（deceive）消費者的意圖【2】。法院強調，E.l.f.并未試圖欺騙消費者或讓他們誤以為“Lash 'N Roll”來自Benefit。相反，E.l.f.通過突出自身品牌標識、證明其產品名稱除貝玲妃外還有其他命名來源，即E.l.f.品牌其他產品以音樂為主題的命名體系（如“Lash It Loud”和“Lash Beats”），顯示了其在設計上的獨立性。法院最終認定，E.l.f.的這一“暗示”意圖并不構成侵權，因為其行為并未導致消費者混淆的可能性上升到可被法律認定的程度，這一主觀因素在本案中被認定是中性的，或略微有利于被告E.l.f.。
三、案件啟示
1.對潛在被告的啟示
對可能與知名品牌產生法律糾紛的“平替”生產商而言，美國聯邦法院這一判決傳遞了一個重要信息：生產知名品牌成功產品的平價替代品并不必然構成商標或商業外觀侵權，但這并不意味著可以在設計和營銷過程中隨意“借鑒”或“模仿”市場上的成功產品，更不意味著美國法院對更進一步的“仿冒”行為大開綠燈。例如，直接復制他人商標、外觀設計或營銷方式，導致消費者無法區分商品來源的行為，依然具有較大的侵權風險。
是否會引起消費者的混淆，是法院判決“平替”的生產和銷售是否構成侵權的核心因素。對于“平替”生產商而言，在設計和命名產品時，雖然可以適度借鑒市場上成功產品的元素，但必須確保自己的品牌和產品在市場上與相應的成功產品有足夠的差異性，以避免侵犯其他主體的商標和商業外觀。“平替”生產商應注意：
?確保品牌標識的顯著性和獨特性：在產品包裝、廣告和命名上突出自家品牌，避免與現有成功品牌混淆。
?避免過度相似性：在外觀設計、名稱選擇和包裝方式上，應謹慎控制對知名品牌和產品的“暗示”或“借鑒”程度，避免過度模仿。尤其是直接復制商標或獨特外觀的行為，很可能被視為侵權。
?謹慎營銷措辭：避免在宣傳中使用可能誤導消費者的語言，例如暗示與原品牌存在關聯，或者刻意模糊兩者的區別。這種行為可能被認為構成侵權或不正當競爭。
?尋求專業法律建議：在產品設計和上市前，建議平替生產商可尋求專業人士建議，對商標、商業外觀和營銷策略進行風險評估，充分權衡侵權風險。
此外，雖然本案中法院認為被告的復制意圖（而非欺騙）可能是一個中性或有利于被告的因素，但前提是不存在混淆可能性。實踐中需視個案具體情況而定，如果某個案件中，法院在權衡所有相關因素后認定存在混淆的可能性，那么被訴侵權方的“復制意圖”就有可能成為觸發懲罰性賠償的不利因素。例如，在加利福尼亞等州，如果在商標案件中發現被告故意侵權或具有惡意，可能觸發懲罰性賠償，導致被判決侵權方承擔更重的法律責任。
2.對潛在原告的啟示
本案對潛在原告亦提供了重要的啟示，即在提起商標或商業外觀侵權訴訟前，需要充分準備證據，尤其是如被訴侵權產品與己方產品已在市場上并存相當一段時間，則原告可能被認為對實際的消費者混淆有更高更具體的證明責任，而不僅僅需要證明理論上的混淆可能性。因此，建議品牌方在起訴前認真評估是否具備足夠的證據支持其主張，包括消費者實際混淆的調查數據、市場反饋或其他能證明混淆可能性存在的證據。此外，品牌方應當從整體上評估己方產品與擬訴侵權產品的外觀、包裝和營銷方式是否存在顯著差異，而不只是關注產品外觀或標識本身的相似之處，以更為全面、充分地評估訴訟可行性并制定相應維權策略。通過全面收集證據、明確訴訟目標并評估成功可能性，品牌方可以有效提升訴訟的勝算并降低失敗的風險。
四、總結
本案的判決為美妝行業中的“平替”生產商提供了重要的法律指引，也提醒企業在追求市場機會時需要保持謹慎。只有在合法范圍內設計和推廣產品，才能既滿足消費者的多樣化需求，又避免陷入侵權糾紛的困境。同時，法院對實際混淆證據的強調，也為今后類似案件中的證據準備提供了參考，為產品已取得一定市場成功地位，對“平替”或“仿冒”現象存在擔憂的企業提供了維權方面的警示和指引。
注釋：
【1】“Benefit needed to show consumer confusion is “probable, not simply a possibility.” Benefit Cosmetics LLC v. E.L.F. Cosmetics, Inc., No. 3:23-cv-00861, Dkt No.179,at 2.
【2】“However, an overall intent to ‘cue’ to Benefit’s product is not quite intent to copy……Moreover, an intent to copy is not inherently an intent to deceive.” Benefit Cosmetics LLC v. E.L.F. Cosmetics, Inc., No. 3:23-cv-00861, Dkt No.179,at 17.