近日，集佳代理世界知名自行車傳動系統和零部件制造商斯拉姆有限責任公司（SRAM，LLC）訴國家知識產權局關于第G1729330號“自行車飛輪位置商標”駁回復審行政糾紛一案獲勝，北京知識產權法院作出一審判決，撤銷被訴駁回復審決定，并責令國家知識產權局重新作出決定。該案系知名“紅鞋底”案【1】后，司法機關再次明確“限定使用位置的單一顏色商標”這一非傳統商標的可注冊性規則。
基本案情
斯拉姆有限責任公司（SRAM，LLC）于1987年成立于美國，專注于生產自行車零部件以及開發山地和道路傳動系統，目前已經成為世界上最大的高端自行車零部件品牌之一。斯拉姆有限責任公司開創性地使用了具有鮮明特色的環狀紅色元素的顏色，并持續將其作為鑲嵌于第六鏈輪和第七鏈輪之間位置作為品牌商標使用，也在全世界范圍內多個國家、地區將“第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環狀紅色元素（潘通色號186）”申請注冊為商標，以保護其品牌標識。
【備注】訴爭商標描述：“本商標要求保護位于第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環狀紅色元素。附圖展示了該紅色元素在不同視角下的位置。請注意，圖中虛線部分僅用于指示該元素的位置，并不構成所主張的位置商標的一部分。”
2022年10月19日，斯拉姆有限責任公司向德國專利和商標局申請第302022116933號商標（“第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環狀紅色元素”），該商標于2023年2月22日在德國獲準注冊。2023年5月11日，斯拉姆有限責任公司以該商標作為基礎商標向世界知識產權組織申請領土延伸至歐盟、中國等國家和地區。2024年6月19日，該商標在歐盟獲準注冊。該商標在德國及歐盟的申請及注冊工作由德國知名律師事務所Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanw?lte PartmbB代理，該律所在本案中亦提供了證據搜集等法律支持。
2024年3月26日，國家知識產權局認定該商標是“從三個方向進行了展示的鏈輪圖形，其中在第六鏈輪和第七鏈輪之間有一個紅色的圓圈”，并以該商標缺乏顯著性為由駁回了斯拉姆有限責任公司的領土延伸保護申請。斯拉姆有限責任公司不服該決定，隨后向北京知識產權法院提起行政訴訟。
法院判決結果
北京知識產權法院經審理認定，國際商標注冊申請在中國領土延伸保護的審查應當根據世界知識產權組織對該商標的公告加以確定，故訴爭商標屬于“限定使用位置的單一顏色商標”，虛線部分所表示的鏈輪外形不應被作為訴爭商標的構成要素而納入審查范圍。國家知識產權局將訴爭商標認定為“一個從三個方向進行展示的鏈輪圖形，其中在第六鏈輪和第七鏈輪之間有一個紅色的圓圈”，屬于對訴爭商標的商標標志及其構成要素認定錯誤，其在此基礎上作出的被訴決定缺乏相應的事實基礎，依法應予撤銷。國家知識產權局應當在對訴爭商標的商標標志及其構成要素正確認定的基礎上，對訴爭商標是否具有顯著特征重新作出認定。
典型意義
本案系“紅鞋底”案后，中國法院再次明確認定“限定使用位置的單一顏色商標”具有可注冊性，可以作為注冊商標在中國受到保護，為中國位置商標的保護再添司法案例。另外，法院通過本案也再次明確，國家知識產權局在就申請商標是否具備顯著特征作出認定之前，應首先準確界定申請商標的商標標志及其構成要素，在此基礎上方能就申請商標是否具備顯著特征作出認定。
注釋
【1】北京市高級人民法院（2018）京行終2631號行政判決書